BBIE moet merken alsnog inschrijven op last van de rechter
Uitgangspunt in het merkenrecht is dat tekens beschikken over voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden geregistreerd. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom (BBIE) beoordeelt het onderscheidend vermogen van aangevraagde merken. Indien het BBIE van mening is dat een merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, dan wordt de inschrijving geweigerd. Tegen deze weigering kan verweer worden ingediend. Als ook dat geen succes heeft omdat het BBIE in de weigering volhardt, is het nog mogelijk om beroep in te stellen bij het gerechtshof Den Haag of het Hof van Beroep in Brussel. In 2015 heeft de Brusselse rechter tot nu toe vier keer uitspraak moeten doen tegen een weigering van inschrijving van het BBIE, waarbij drie keer de aanvrager van het merk in het gelijk werd gesteld. Wij lichten de kwesties rond Vlaanderen Muziekland en Pronails graag nader toe.
Beschrijvend / onderscheidend vermogen ontbreekt
Zowel bij de aanvraag tot merkregistratie voor Vlaanderen Muziekland als Pronails overwoog het BBIE dat de woordmerken beschrijvend zijn. Zij kunnen naar de mening van het BBIE namelijk dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming of herkomst van de in de aanvraag genoemde waren en diensten. De merken missen bovendien ieder onderscheidend vermogen, aldus het BBIE.
Vlaanderen Muziekland
Het BBIE betoogt met betrekking tot Vlaanderen Muziekland dat het merk beschrijvend is, omdat het is samengesteld uit een geografische aanduiding (Vlaanderen) en een soortnaam(Muziekland). De soortnaam zou verwijzen naar bijzondere kwaliteiten van Vlaanderen op het gebied van muziek. Het BBIE meent dat het doelpubliek het merk onmiddellijk zal opvatten als beschrijving van een muziekprogramma. De combinatie Vlaanderen Muziekland kan daarom naar de mening van het BBIE niet dienen als merk. Daarnaast mist het merk volgens het BBIE ook onderscheidend vermogen. Het merk is banaal en niet meer dan een beschrijvende uitdrukking. Om voornoemde redenen wordt de inschrijving van het merk geweigerd.
Het Hof van Beroep in Brussel is van mening dat de gemiddelde Nederlandstalige consument in de Benelux twee woorden herkent: Vlaanderen en Muziekland. Vervolgens stelt het Hof dat die woorden in hun gekozen combinatie en presentatie als zodanig niet voorkomt in de Nederlandse taal. Het woord muziekland is een neologisme dat door de aanvrager is bedacht. De samenstelling van de geografische aanduiding en het, tot introductie niet bestaande, woord muziekland is naar de mening van het Hof wel degelijk ongewoon, en berust op fantasie en heeft als samenstelling iets extra’s ten opzichte van de individuele woorden. Het Hof vernietigt de weigering en draagt het BBIE op om het merk alsnog in te schrijven.
Pronails
Het merk Pronails is al geregistreerd voor cosmetische waren en dergelijke. De aanvrager wil het merk echter ook gaan gebruiken voor diensten. Het BBIE beschouwt iedere aanvraag op haar eigen merites, zonder daarbij rekening te houden met bestaande registraties. Ditmaal weigerde het BBIE Pronails in te schrijven als merk, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Volgens het BBIE is het merk Pronails beschrijvend. Het is samengesteld uit het voorvoegsel ‘pro’, zijnde een gangbare afkorting voor professioneel, en de soortnaam ‘nails’, zijnde het Engelse woord voor nagels. De samentrekking in één woord heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op.
Het Brusselse Hof van Beroep is van mening dat het woord ‘pronails’ een neologisme is. In geen van de talen die in de Benelux worden gesproken, komt het woord voor. Ook is het geen bestaand woord in de Engelse taal. Het Hof erkent dat de gemiddelde consument de term ‘nails’ herkent. Voor ‘pro’ ligt dat anders, aangezien het woord in het Engels, Nederlands en Frans een andere betekenis heeft. Het Hof ziet geen enkel voor de hand liggend verband tussen Pronails en de geclaimde waren en diensten. Het Hof stelt ten aanzien van Pronails dat het gaat om een neologisme dat ongewoon is, berust op fantasie en iets extra’s bezit ten aanzien van de aparte woorden. Ook in dit geval vernietigt het Hof de weigering en draagt het BBIE op om het merk alsnog in te schrijven.
Neveneffecten
Bij het doen van een aanvraag tot merkregistratie adviseren wij u op voorhand over het onderscheidend vermogen van het voorgestelde merk. Mocht er toch een weigering worden uitgesproken door het BBIE, dan adviseert en helpt Novagraaf bij het verweer tegen die weigering. Dit is ook van belang aangezien in het geval dat een aanvraag definitief geweigerd wordt, dat voor derden een argument kan zijn om de aanduiding ook te gaan gebruiken. Die derde kan dan immers stellen dat het merk geen onderscheidend vermogen bezit en daarom vrij te gebruiken is.
Wil je jouw merknaam laten registreren? Neem dan contact op met een van onze specialisten.
Theo Visser
Consultant en Partner