Het Gerecht van de EU onderstreept belang van bewijs in adidas-zaak

Op 19 juni jl. heeft adidas een verlies geleden inzake haar ‘drie-strepen-merk’. Het Gerecht van de Europese Unie heeft de eerdere uitspraak van de EUIPO bevestigd en een streep door het merk van adidas gezet. Desalniettemin behoudt adidas rechten op drie-strepen-merken en blijven er opties voor adidas bestaan om de betrokken merkregistratie te behouden.

Achtergrond van het conflict

Adidas heeft in 2013 een EU-merkaanvraag verricht voor een beeldmerk bestaande uit drie verticale strepen (zie afbeelding hiernaast) voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Adidas maakt gebruik van de mogelijkheid om een omschrijving toe te voegen aan het merk. De omschrijving luidt: “Het merk wordt gevormd door drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht”.

Na registratie van het merk heeft Shoe Branding Europe een vordering tot nietigverklaring ingediend wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Shoe Branding Europe is bekend van zijn logo bestaande uit twee strepen en is vaker wederpartij van adidas in merkconflicten.

Vordering tot nietigverklaring

Volgens de nietigheidsafdeling van EU-merkenbureau EUIPO beschikte het beeldmerk niet over voldoende intrinsiek onderscheidend vermogen. Ook heeft adidas niet kunnen aantonen dat het merk door intensief gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft verworven en als merk is ingeburgerd. De vordering tot nietigverklaring werd daarom door de nietigheidsafdeling toegewezen.

Adidas is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de beroepsafdeling van EUIPO. Het gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen werd door adidas niet betwist, het verkrijgen van onderscheidend vermogen door intensief gebruik van het merk daarentegen wel. Van een enorme hoeveelheid door adidas aangedragen bewijsmateriaal werden echter vele stukken buiten beschouwing gelaten, omdat deze volgens EUIPO’s Kamer van Beroep betrekking hadden op andere tekens dan het betrokken merk. De Kamer van Beroep is vervolgens ook tot het oordeel gekomen dat niet aangetoond kon worden dat het merk door intensief gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

Met deze uitspraak in de hand richtte adidas zich met twee grieven tot het Gerecht van de EU (hierna: het Gerecht).

Onjuiste opvatting van het merk

Adidas was het niet eens met de beslissing van de Kamer van Beroep om verschillende bewijsstukken buiten beschouwing te laten. Volgens adidas hadden deze bewijsstukken wel degelijk betrekking op het merk, nu dit merk een oppervlaktepatroon voorstelt dat in verschillende afmetingen en verhoudingen weergegeven kan worden. Hiermee is het betrokken merk volgens adidas in werkelijkheid een patroonmerk en niet een zuiver beeldmerk.

Het Gerecht gaat niet mee in deze argumentatie en oordeelt dat het merk gebruikt moet worden zoals het ingeschreven is, namelijk als beeldmerk. Door de lengte, verhoudingen of kanteling van de strepen te wijzigen, gebruikt adidas het merk niet als beeldmerk. Dergelijke wijzigingen zijn immers niet in de beschrijving van het merk opgenomen. Bovendien kan dit merk volgens het Gerecht geen patroonmerk zijn, omdat er geen sprake is van een reeks van elementen die op regelmatige wijze worden herhaald.

‘Wet van de toegelaten varianten’

De tweede door adidas aangedragen grief zag toe op de volgens adidas onjuiste toepassing van de ‘wet van de toegelaten varianten’. Deze ‘wet van de toegelaten varianten’ ziet toe op het gebruik van een teken dat slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de geregistreerde versie van het merk, waardoor de twee verschillende tekens wel globaal equivalent zijn. Bij de beoordeling is van belang dat wanneer het betrokken merk als uitermate eenvoudig gekenmerkt kan worden, zelfs een beperkte variatie een aanzienlijke wijziging van het merk kan betekenen.  

Het belang van bewijs

Adidas heeft bijna 12.000 pagina’s met bewijs aangeleverd. Vele voorbeelden bestonden uit variaties van het merk waarbij het kleurenschema was omgedraaid of de strepen schuin werden afgebeeld. Een groot deel van deze afbeeldingen is op basis van de ‘wet van de toegelaten varianten’ niet toegelaten omdat er volgens het Gerecht sprake was van een aanzienlijke wijziging ten opzichte van het geregistreerde merk. De overgebleven afbeeldingen tonen naar het oordeel van het Gerecht niet aan op welke schaal of duur de producten zijn gebruikt. Bovendien specificeren de omzetcijfers niet de betrokken producten, waardoor ook deze niet als bewijs kunnen dienen.

Als onderdeel van bewijs van verworven onderscheidend vermogen bracht adidas vijf marktonderzoeken in die werden uitgevoerd in vijf verschillende lidstaten. Deze onderzoeken tonen dat het betrokken merk in desbetreffende lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik. Echter, doordat de marktonderzoeken enkel gericht zijn op vijf lidstaten van de EU is volgens het Gerecht door adidas niet bewezen dat het merk ook in de overige lidstaten van de EU is ingeburgerd.

Nu adidas er volgens het Gerecht niet in is geslaagd om aan te tonen dat het verticale drie-strepen-merk door intensief gebruik als merk is ingeburgerd bevestigt zij de beslissing van het EU-merkenbureau en verklaart het beeldmerk nietig.

Deze uitspraak betekent nog niet het einde voor de drie strepen van adidas. De laatste uitspraak van het Gerecht kan nog aangevochten worden bij het hoogste rechtsprekende orgaan van de EU: het Hof van Justitie EU. Bovendien is adidas nog houder van verschillende andere merkregistraties voor drie-strepen-merken waar op teruggevallen kan worden.

Bewijs op orde

Eerder dit jaar ging McDonald’s onderuit in een procedure omdat zij onvoldoende bewijs kon leveren van het gebruik van het merk BigMac. Nu speelt het leveren van bewijs een grote rol in een discussie over een wereldberoemd merk. Beide zaken tonen het belang aan van het leveren van deugdelijk bewijs. Niet zozeer het volume van bewijsstukken is van belang als wel de relevantie. Door het verzamelen van deugdelijk bewijs van gebruik nog voordat er sprake is van een conflict, kan op het moment dat er een conflict speelt en bewijsstukken moeten worden ingediend niet alleen enorme tijdwinst worden geboekt, maar kan door het indienen van deugdelijk bewijs ook de kans op succes in de procedure aanzienlijk worden vergroot.

Onze consultants adviseren u graag over de eisen waar deugdelijk bewijs aan dient te voldoen.