Les brevets aux USA : l’exception confirme la règle

De nouvelles directives pour l’examen des brevets aux USA clarifient l’éligibilité à la brevetabilité.

La ligne de partage entre les objets éligibles à la brevetabilité et les objets exclus du champ de la brevetabilité n’est pas toujours très nette, en particulier aux Etats-Unis. Conscient d’une part de la nécessité d’une plus grande cohérence dans l’application du code concernant les inventions brevetables et d’autre part de la nécessité, pour les déposants et les acteurs de la PI, de bénéficier de davantage de transparence et de prévisibilité quant au caractère éligible d’une invention à la brevetabilité, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) a publié le 7 janvier 2019 de nouvelles directives définissant de manière plus précise le test utilisé pour statuer sur l’éligibilité à la brevetabilité d’une invention.

Flou autour de l’éligibilité à la brevetabilité

Le code américain (35 U.S.C. 101) a défini quatre catégories d’objets brevetables parmi lesquels figurent les procédés, les dispositifs, les objets manufacturés et les compositions de matière. Les lois naturelles, les phénomènes naturels et les idées abstraites ont été classifiées comme des « exceptions à la brevetabilité », c’est-à-dire qu’elles sont exclues des objets brevetables, dans le but d’empêcher toute monopolisation des moyens scientifiques fondamentaux nécessaires aux futures innovations. Les « exceptions » mentionnées plus haut restant extrêmement générales, une série de décisions des tribunaux fédéraux américains en a précisé les contours au fil des années. Parmi ces décisions se trouvent notamment les décisions Mayo (Mayo Collaborative Services c. Prometheus Laboratories Inc., 2012), Myriad (Association for Molecular Pathology c. Myriad Genetics Inc., 2013) et Alice (Alice Corporation PTY. LTD. c. CLS Bank International, 2014) de la Cour Suprême des Etats Unis, desquelles a émergé un test en deux étapes, appelé le test « Alice/Mayo», pour déterminer si l’objet d’une revendication est éligible à la brevetabilité ou non.

Un test en deux étapes

Pour guider les examinateurs américains dans l’identification des revendications sortant du champ de ce qui peut être breveté, l’USPTO avait alors publié des directives énonçant les lignes directrices du test « Alice/Mayo » comprenant les étapes suivantes :

Etape 1 (STEP 1) : vérifier que l’objet revendiqué fait partie de l’une des quatre catégories d’objets brevetables (procédés, dispositifs, objets manufacturés ou compositions de matière)

Etape 2 (STEP 2): vérifier que l’objet revendiqué n’est pas une « exception à la brevetabilité », avec un déroulement en deux phases ;

1. Dans une première phase (STEP 2A), il est vérifié si l’objet revendiqué concerne expressément une « exception à la brevetabilité » (p.ex. une idée abstraite).
2. Dans une deuxième phase (STEP 2B), si l’objet revendiqué concerne bien une « exception à la brevetabilité», les caractéristiques additionnelles mentionnées dans la revendication sont étudiées pour déterminer si, seules ou en combinaison avec l’objet a priori exclu à la brevetabilité, elles « apportent plus que l’objet exclu » (p.ex.  pour identifier la présence éventuelle d’un concept inventif qui pourrait justifier une éligibilité à la brevetabilité de l’objet revendiqué).

Toutefois, les versions antérieures des directrices de l’USPTO étaient axées sur une liste de décisions de jurisprudence, en guise d'exemples à suivre par les examinateurs de l’USPTO, notamment pour l’interprétation de l’étape 2.  Les directives demandaient notamment aux examinateurs de déterminer si une revendication concernait une idée abstraite en consultant les décisions du système judiciaire fédéral américain (« Federal Circuit ») sur le sujet. Les examinateurs n’étant pas juristes, les directives n’étaient pas adaptées, et l’examen (des « exclusions à la brevetabilité ») à l’USPTO manquait de ce fait de cohérence.

Dans la nouvelle édition de 2019, l'USPTO a tenté de faire une synthèse de la jurisprudence d'une manière pratique pour les examinateurs, en définissant une feuille de route pour l'application méthodique de la loi telle qu'elle est définie (selon l’USPTO), l’idée étant de concevoir une approche plus fiable et plus prévisible pour l’examen des brevets américains sur ce point historiquement épineux des objets éligibles à la brevetabilité.

Deux notions fondamentales modifiées par les nouvelles directives

Les nouvelles directives apportent deux précisions importantes concernant la phase STEP 2A.

La première précision synthétise les concepts clés identifiés dans la jurisprudence américaine comme des idées abstraites a priori exclues de la brevetabilité : concepts mathématiques (formules ou équations mathématiques, calculs mathématiques), certaines « méthodes d'organisation de l'activité humaine » (p.ex. principes ou pratiques économiques fondamentaux) et processus mentaux (concepts exécutés par le cerveau humain, comme  une observation, une évaluation, un jugement, une opinion). Ainsi, si l’Examinateur considère que l’objet d’une revendication ne tombe pas dans l’un des trois concepts clés précités, mais qu’il relève tout de même d’une idée abstraite, il devra en référer au « Technology Center Director » de l’USPTO et justifier sa position.

La deuxième précision introduit la notion d’application pratique qui permet de faire la distinction entre les revendications qui relèvent effectivement d’un objet exclu de la brevetabilité, et les revendications mentionnant une « exception à la brevetabilité » mais en l’intégrant dans une application pratique. Selon les nouvelles directives, une « exception à la brevetabilité » mise en œuvre dans une application pratique est éligible à la brevetabilité. Dans le cas contraire, la phase STEP 2B doit être examinée pour trancher.

Bien que cette nouvelle approche ne règle pas totalement la question de ce qui est considéré comme abstrait (p.ex. on ne sait pas exactement ce qui est couvert par « méthode d'organisation de l'activité humaine »), elle devrait considérablement aider les examinateurs à décider dans quelles situations des revendications doivent être rejetées.

Bonnes pratiques pour déposer une demande de brevet aux USA

En résumé, les nouvelles directives de l’USPTO visent à fournir aux examinateurs (et par incidence aux acteurs de la PI) une méthodologie plus claire et prévisible, notamment pour le sort réservé aux revendications se rapportant à des idées abstraites. Les exemples spécifiques mentionnés dans les directives de l'USPTO pourraient servir de véritable feuille de route pour les déposants de brevets, pour éviter ou surmonter les écueils de l'article 101 du code américain.

La rédaction des demandes de brevet vouées à être étendues aux Etats-Unis s’en trouvera bien entendu tout spécialement impactée. Par exemple, il apparaît primordial de prévoir d’intégrer dans le texte des demandes de brevet des caractéristiques techniques permettant de passer avec succès le test « Alice/Mayo», tout en tenant compte des trois groupes de concepts que l’USPTO considère comme des idées abstraites, et en exploitant pleinement les exemples d’ « applications pratiques » énumérées dans les nouvelles directives de l’USPTO.

Les conseils en propriété intellectuelle de Novagraaf restent à votre disposition pour vous accompagner dans le dépôt de brevet aux Etats-Unis et vous aider à développer des stratégies de PI à l’internationale efficaces et adaptées aux besoins de votre entreprise.

Clémence De Masfrand est Consultant Ingénieur Brevets et Nadège Lagneau​​​​​ est Conseil en Propriété Industrielle – Brevets et mandataire agréée près l’USPTO chez Novagraaf Suisse.