Merken in strijd met de openbare orde en/of goede zeden: Pablo Escobar

Recentelijk heeft het Gerecht van de Europese Unie zich gebogen over de vraag of de naam Pablo Escobar geregistreerd kan worden als EU merk. 

Escobar Inc. - de holding company die onder meer de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de merkrechten, van de familie Escobar beheert - heeft in 2021 een aanvraag tot registratie van de naam PABLO ESCOBAR als EU merk ingediend voor zeer uiteenlopende waren en diensten, uiteenlopend van ‘cosmetica, software, helikopters, vuurwapens, meubels, taartvormen, kleding, tabak en tabak vervangende producten tot medische-, financiële-, horeca- en juridische diensten’.  

Het Europese Merkenbureau ‘EUIPO’ heeft zowel in eerste instantie als ook in beroep deze merkaanvraag geweigerd op grond van artikel 7 lid 1 sub f EUTMR. Dit artikel bepaalt dat de registratie van een merk wordt geweigerd als het merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. 

Common Practices ‘CP14’ 

De algemene beginselen voor het beoordelen van de vraag of een merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden zijn recent nader uitgewerkt door het Europese merkenbureau EUIPO in samenwerking met de nationale IE-bureaus van de verschillende lidstaten en vervolgens vastgelegd in de richtlijnen van Common Practice, ‘CP14’ genaamd.  

Deze regels moeten meer houvast geven bij de beoordeling of een teken in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden en daarom geen merk kunnen zijn.  

Uit CP14 volgt onder meer dat: 

• Iedere aanvraag tot merkregistratie afzonderlijk moet worden beoordeeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met het normale niveau van gevoeligheid en tolerantie van het relevante publiek in het betrokken rechtsgebied en met alle omstandigheden die specifiek zijn voor de lidstaat of lidstaten en het specifieke geval.  
• De vrijheid van meningsuiting moet eveneens in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de aanvraag.  

De interpretaties die in de richtlijn gegeven worden aan de normen ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’ luiden als volgt: 

De openbare orde kan worden opgevat als een reeks fundamentele normen, beginselen en waarden van samenlevingen in de Europese Unie op een bepaald moment. Het omvat met name de universele waarden van de Europese Unie, zoals menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, en de beginselen van democratie en de rechtsstaat, zoals neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De inhoud ervan moet kunnen worden afgeleid uit betrouwbare en objectieve bronnen. Bovendien kunnen deze normen en waarden van land tot land verschillen en in de loop der tijd veranderen.  

De goede zeden verwijzen naar de fundamentele morele waarden en normen (waaronder religieuze, culturele en sociale morele normen en waarden) die op een bepaald moment door een samenleving in de Europese Unie worden aanvaard.  

Verder is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen strijd met de ‘openbare orde’ en ‘goede smaak’. Die grens is heel dun, maar als een teken dat wordt aangevraagd als merk getuigt van slechte smaak, omdat het grof, ongeraffineerd of onwelvoeglijk is, dan is dat geen grond om de aanvraag tot registratie te weigeren op grond van artikel 7 lid 1 sub f EUTMR. 

Er zijn een aantal categorieën van tekens vastgesteld die onder de reikwijdte van artikel 7 lid 1 sub f EUTMR kunnen vallen. Dit zijn tekens die verwijzen naar of verband houden met:  

1) illegale stoffen;  

2) risico’s voor de openbare veiligheid;  

3) een religieuze of sacrale band;  

4) vulgaire elementen (scheldwoorden, beledigende gebaren, enz.);  

5) obsceniteit, seksualiteit en insinuaties;  

6) tekens die een bepaalde groep kleineren of zwart maken;  

7) criminele activiteiten, misdaden tegen de menselijkheid, racistische en totalitaire en extremistische regimes, organisaties en bewegingen;  

8) bekende tragische gebeurtenissen;  

9) historische figuren, nationale/EU-symbolen en/of hooggeachte persoonlijkheden. 

Dit is geen uitputtende lijst, maar is bedoeld ter illustratie van het soort tekens waaraan gedacht kan worden bij de beoordeling van de aanwezigheid van deze weigeringsgrond. 

Kan de naam Pablo Escobar als merk worden geregistreerd? 

Terug naar de merkaanvraag van het teken PABLO ESCOBAR. Dit teken wordt beschouwd als een teken dat valt onder categorie 7 van de eerder genoemde lijst, namelijk een teken dat verband houdt met een criminele organisatie, illegale activiteiten en/of zware criminaliteit.  

De registratie van dergelijke tekens kan worden beschouwd als strijdig met de openbare orde en de goede zeden. Criminele activiteiten en organisaties zijn in strijd met de ethische en morele beginselen die niet alleen in alle lidstaten, maar ook in alle democratische samenlevingen worden erkend en vormen een van de ernstigste bedreigingen voor de fundamentele belangen van de samenleving en de handhaving van de sociale vrede en orde. Deze tekens zijn in tegenspraak met de universele waarden waarop de EU is gebaseerd, te weten menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, en de beginselen van de democratie en de rechtsstaat.  

Deze fundamentele morele waarden van de EU en de lidstaten verhinderen de registratie van dit soort tekens als merk en de commerciële gebruik ervan, aangezien de registratie van deze merken niet alleen de slachtoffers en hun familieleden diep zou beledigen en schokken, maar ook iedereen die deze universele waarden deelt. Bovendien zou het kunnen worden gezien als een verontschuldiging voor criminaliteit en als bagatellisering van het toegebrachte leed. 

Zowel het Europese merkenbureau ‘ EUIPO’ als het Gerecht zijn het er over eens dat het teken PABLO ESCOBAR niet alleen beoordeeld moet worden aan de hand van de omstandigheden die de EU-lidstaten gemeen hebben, maar ook in het bijzonder aan de hand van de Spaanse moraal, omdat het Spaanse publiek vanwege de historische banden tussen Spanje en Colombia het meest bekend is met de Colombiaan Pablo Escobar, de man die – ondanks nooit daartoe werd veroordeeld - verondersteld wordt een drugsbaron en narco-terrorist te zijn, die het Medellín-kartel in Colombia heeft opgericht en de vermeende leider daarvan was.  

Het feit dat Pablo Escobar vanwege zijn vele goede daden voor de armen in Colombia, voor sommigen een mythische figuur is geworden en de bijnaam ‘Robin Hood van Colombia’ kreeg, neemt niet weg dat hij wordt gezien als het symbool van een drugsbaron en een narco-terrorist en zijn naam geassocieerd wordt met de daaruit voortvloeiende misdaden en al het leed dat is veroorzaakt, eerder dan met zijn vermeende goede daden voor de armen.  

Als gevolg hiervan zal het aangevraagde merk worden waargenomen als in strijd met fundamentele waarden en morele normen van de Spaanse samenleving en dus in strijd met de openbare orde en goede zeden. Het beginsel van het vermoeden van onschuld - Pablo Escobar is immers nooit strafrechtelijk veroordeeld - staat niet aan dit oordeel in de weg.  

Volgens het Gerecht wordt het beeld dat hij de leider was van een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor talrijke misdaden bevestigd doordat Pablo Escobar, zonder strafrechtelijk veroordeeld te zijn, vrijwillig had ingestemd met een deal met de Colombiaanse overheid om zich op te laten sluiten in zijn persoonlijke gevangenis ‘la Cathedral’.  

De beslissing tot weigering van de merkaanvrage PABLO ESCOBAR vanwege strijd met de openbare orde en goede zeden blijft derhalve in stand. 

De redenering die gevolgd wordt bij de beoordeling van de registreerbaarheid van merken lijkt soms subjectief. Toch is er op basis van wetgeving, beslissingen in opposities en jurisprudentie zeker een bandbreedte te zien waarbinnen een merk wel of niet geregistreerd kan worden. De richtlijn CP 14 geeft houvast. Onze consultants zijn op de hoogte van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en beslissingen in opposities. Zij kunnen u op voorhand informeren of uw merk aan de voorwaarden voor registratie voldoet. Neem hieronder contact met ons op en abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.  

Dit artikel is geschreven door Miriam den Boogert, Benelux en Europees merkengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.