Merkregistratie: Wanneer is het juiste moment om een aanvraag in te dienen?

Wanneer je ervoor kiest om een aanvraag tot merkregistratie in te dienen, kan het moment van aanvrage een directe impact hebben op de geldigheid van het merk. Te vroeg indienen kan leiden tot het verval van de registratie wegens niet gebruik van het merk te laat kan leiden tot een conflict met de houder van een eerdere registratie. Sigolène Pellet bespreekt de belangrijkste elementen om te overwegen bij het bepalen van het juiste moment om een merk te registreren.

Wanneer je jouw merkregistratie indient, kan vaak net zo cruciaal zijn voor succes dan wat je in gaat dienen. Een te vroege indiening kan namelijk het risico met zich meebrengen dat het merk verloren gaat voordat het is gebruikt. Aan de andere kant, als je het te laat indient, kan de merknaam die je al gebruikt, worden aangevochten door een derde partij met oudere rechten.

Merkregistratie: De risico's van te vroeg indienen

Zodra een merk is geregistreerd, heeft de eigenaar een gebruiksverplichting  voor de beschermde goederen en / of diensten. In de meeste landen is deze wettelijk bepaalde periode vijf jaar. Wordt een merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet gebruikt dan kan de registratie worden doorgehaald. Annulering door een nationale merkenautoriteit  kan bijvoorbeeld plaats vinden als er een wettelijke verplichting bestaat  tot het indienen van een gebruiksverklaring zoals het geval is in landen als de Verenigde Staten en Mexico. 

→Onze consultants kunnen je informeren over de termijn van gebruiksverplichting in alle landen waar je het merk wil gaan gebruiken

Merkregistratie: De risico's van te laat indienen

Het uitstellen van de registratie van een merk voor waren en diensten kan  fataal zijn voor het merk en soms zelfs voor het merkproject zelf. 

Om te beginnen is het  aan te raden om een merk, met inachtneming van de geldende termijn van gebruiksverplichting, te registreren voordat  het op de markt gebruikt gaat worden  Dit heeft verschillende redenen.

Ten eerste kan de registratie van de gekozen merknaam worden geweigerd (bijvoorbeeld op grond van het ontbreken van het onderscheidend vermogen), wat betekent dat je een product hebt gelanceerd met een merk dat niet te beschermen is.

Ook  kan een derde partij zich op basis van een eerder recht verzetten tegen jouw merkaanvraag. Als het bezwaar succesvol is , wordt jouw merkaanvraag niet alleen afgewezen, maar kun je ook worden betrokken   in  een inbreukprocedure vanwege  jouw gebruik van het betwiste teken. Hoe dan ook, je loopt het risico dat je  alle bestaande goederen en marketingmateriaal moet rebranden, wat tijd en geld kost.

Door voorafgaand aan het depot van een merk een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren krijg je op voorhand advies over de registreerbaarheid van het merk en voorkom je de kan op weigering. Daarnaast ontvang je advies over het bestaan van eerdere registraties van merken die een mogelijk bezwaar vormen en kan een gedegen advies worden gegeven over de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van het merk vanwege eerder geregisteerde merken.

Het verkrijgen van een merkregistratie garandeert  niet dat je het risico van optreden door houders van oudere rechten volledig elimineert. Het is nog steeds mogelijk dat een  partij gedurende de  levensduur van het merk nietigheids- en/of inbreukprocedures instelt. In de praktijk wordt vooral ten tijde van depot bezwaar gemaakt tegen overeenstemmende merken.

→Waar mogelijk is het daarom raadzaam om jouw merkaanvraag relatief vroeg in het merkproces in te dienen en te wachten op de registratie ervan voordat je jouw product of dienst op de markt brengt.

De tijdslimiet die over het algemeen wordt geadviseerd tussen een merkaanvraag en marktintroductie is de gemiddelde tijd die nodig is voor de registratie van een merk, omdat dit van land tot land sterk kan verschillen. Zo duurt het ongeveer een half jaar om een merk te registreren in de Europese Unie, terwijl het jaren kan duren in landen als Australië, Nigeria of Pakistan.

→Wanneer je met jouw IE-consultant praat over jouw merkenportefeuille, aarzel dan niet om  te vragen naar de registratietijden in de verschillende landen die voor jou van belang  zijn. .

Het risico van weigering of oppositie is niet de enige reden om ervoor te zorgen dat jouw merkaanvraag niet te laat wordt ingediend. In sommige gevallen kunnen late merkaanvragen als frauduleus worden beschouwd (d.w.z. te kwader trouw). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een merk wordt gedeponeerd na het verstrijken van een ander IE-recht, zoals een model of een octrooi (zie bijvoorbeeld Ceramtec, 25 juni 2021, RG 18/15306). Door te streven naar uitbreiding van een IE-monopolie worden dergelijke indieningen beschouwd als misbruik van merkrechten.

Opgemerkt moet worden dat het gebruik van verschillende IE-rechten om dezelfde creatie of uitvinding te beschermen niet  verboden is. Het is veeleer de handeling van het indienen van een merknaam kort voor of na de looptijd van de andere IE-rechten die als misbruik  kan worden beschouwd. Het is daarom verstandig om deze verschillende beschermingsmechanismen vanaf het begin van het project te overwegen.

Twee merkaanvragen die zijn ingediend door sneeuwkapbedrijf Moon Boots illustreren dit punt perfect. De eerste is de poging van het bedrijf om een 3D-merk te registreren om de iconische vorm van het schoeisel te beschermen, meer dan 20 jaar nadat  de après-skischoen voor het eerst op de markt bracht, mislukt (zie de uitspraak van januari 2022 hier) op grond van het feit dat de vorm - hoewel ongetwijfeld onderscheidend op het moment van de lancering –  generiek is geworden op het moment van de aanvraag van het 3d merk.

In de tweede zaak verwierp het Europees Bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) ook de poging van de onderneming om "1984" als merk te registreren op grond van het feit dat het teken" te nauw verbonden is met de gelijknamige roman van George Orwell om het onderscheidende karakter te bezitten dat vereist is voor een merkregistratie (EUIPO, 4 juli 2019, R-017869425). 

Hoe je het juiste moment kiest voor jouw merkaanvraag

Om het juiste moment voor het indienen van een merknaam te bepalen, dienen de volgende elementen worden overwogen:

• De duur van de periode waarna het merk onderworpen zal zijn aan de gebruiksplicht.
• De gemiddelde tijd die nodig is om het merk te registreren in het interessegebied.
• Indien van toepassing de beschermingsperiode van andere IE-rechten waaraan de creatie of innovatie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, is onderworpen.

Neem voor meer informatie of gericht advies over dit onderwerp contact op met jouw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Voor meer advies over het kiezen van het juiste merk voor uw bedrijf, download onze handige factsheet '7 stappen naar het creëren van een sterk merk'.

Sigolène Pellet is merkengemachtigde bij Novagraaf in Parijs.