Peut-on exploiter son nom patronymique pour une activité commerciale lorsque ce même nom est enregistré en tant que marque ?

Il est normal de vouloir utiliser son nom patronymique pour son activité commerciale. Mais qu’en est-il lorsque ce patronyme est déjà enregistré en tant que marque et exploité pour une activité commerciale dans un domaine d’activité similaire ?

Par une décision du 17 mars 2021, la Cour de Cassation a retenu que la société Julien Poilâne avait, de bonne foi, utilisé le patronyme de son dirigeant (M. Julien Poilâne), ses statuts et son extrait K-Bis montrant que celui-ci exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction en son sein (actionnaire majoritaire et président) et que rien ne permet d’affirmer qu’il a agi comme prête-nom, de sorte qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’homonyme prévue par l’article L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.  La Cour a également jugé que la notoriété de la marque antérieure « Poilâne » n’était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société poursuivie, ni d’expliciter le contenu des fonctions de contrôle et de direction de son dirigeant dont elle avait vérifié la réalité.

Cour de Cassation, ch. Com, 17 mars 2021, Pourvois n° E 18-26.388 et H 19-16.688

La Cour de Cassation avait à connaître d’un litige opposant, maintenant depuis plusieurs décennies, la société « Poilâne » titulaire de la marque française « Poilâne » enregistrée depuis 1974 pour des pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries à la société française « Julien poilâne », exerçant l’activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie et titulaire depuis 1993 de la marque française « Max Poilâne ».

Dans cette affaire, la société « Poilâne » poursuivait la société « Julien Poilâne » pour contrefaçon de sa marque « Poilâne » considérant que l’usage de sa dénomination sociale et de son enseigne portait atteinte à ses droits antérieurs et sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.  La cour de Cassation va rejeter la demande au titre du paiement de dommages-intérêts, mais va retenir que l’usage de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale porte atteinte à la marque antérieure « Poilâne ».

Cette décision est l’occasion de rappeler les règles et exceptions prévues par la loi lorsqu’un nom patronymique est adopté à titre de marque ou exploité pour une activité commerciale.

1.Peut-on déposer à titre de marque un nom patronymique ?

Sous réserve qu’il respecte les critères légaux imposés par le droit de la propriété intellectuelle et qu’il présente entre autres un caractère distinctif par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est revendiqué, un nom patronymique peut parfaitement être déposé à titre de marque (CJCE, 16 septembre 2004, aff. C 404/02).

A noter que le nom patronymique enregistré en tant que marque ne répondra plus aux règles du droit de la personnalité applicable en droit civil (inaliénable et imprescriptible). Ainsi, une marque formée d’un patronyme pourra, à défaut du nom en tant que tel, être cédée (exemple avec le cas Inès de la Fressange) ou annulée pour défaut d’usage ou atteinte à un droit antérieur du même nom.

Aussi, comme tout autre signe, il convient de s’assurer que le nom patronymique qui formera la marque ne portera pas atteinte à des droits antérieurs de tiers, qui dispose de plusieurs moyens pour s’opposer à son enregistrement, comme le montre la présente affaire.  

La conduite d’une recherche d’antériorités permettra de confirmer la disponibilité du nom, ou à tout le moins, d’avoir une première photographie des obstacles les plus évidents. 

Par ailleurs, de la même façon qu’un signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom de domaine), un nom patronymique peut aussi constituer un droit opposable sous réserve de démontrer que l’adoption du même nom en tant que marque crée une confusion qui est dommageable pour le titulaire du patronyme. Il pourra donc être difficile d’adopter comme marque un nom de famille célèbre ou rare, à moins d’avoir obtenu au préalable une autorisation.

L’article L. 711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».

2.Peut-on interdire à un tiers d’utiliser son patronyme pour une activité commerciale sur la base d’une marque antérieure du même nom ?

L’article L.713- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle accorde la possibilité d’utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires sous certaines conditions. Selon cet article :

« I. Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : 1° de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. II- Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus ».

Ainsi, le titulaire d’une marque ne pourra interdire à un tiers d’exploiter le même nom dans la vie des affaires lorsque ce signe correspond à son patronyme et qu’il est de bonne foi, et ce, même si cette utilisation intervient postérieurement à la date de dépôt de la marque, ou en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine si cette utilisation est antérieure à la date de dépôt de la marque. 

En principe, il n’est donc pas possible d’interdire une personne de poursuivre une activité commerciale sous son nom patronymique, à moins que cette exploitation ne porte atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque antérieure du même nom et créé une confusion dans l’esprit du consommateur.    

La règle est simple et découle notamment du principe de spécialité applicable en droit des marques :   il n'est pas possible de déposer et d’utiliser son nom patronymique pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux d’une marque antérieure déjà adoptée sous ce même nom.

C’est ce qu’illustre la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 mars 2021 en retenant que l’usage de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale porte atteinte à la marque « Poilâne ».  Après avoir constaté que les produits fabriqués et commercialisés par la société incriminée sont identiques et similaires à ceux revendiqués par la marque « Poilâne », il ressort de la comparaison des signes en présence, qu’ils ont en commun la dénomination, identique « Poilâne », laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l’un des deux éléments verbaux du signe contesté. La différence tenant à l’ajout du prénom « Julien » n’est pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, dans la mesure où la dénomination « Poilâne » est distinctive au regard des produits et services en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans le lequel le terme « Julien » apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille P.

Cette analyse n’est pas nouvelle, le nom patronymique étant généralement considéré par les juridictions françaises et européennes comme l’élément dominant des signes composés d’un nom et d’un prénom (le nom de famille permettant seul d’identifier une personne.)

Le caractère dominant du patronyme ne pourra toutefois pas toujours être retenu, mais pourrait au contraire être attribué au prénom, lorsqu’il présente une certaine originalité ou lorsque la notoriété du titulaire du patronyme contesté est prise en considération (Affaire Barbara Becker – CJUE 24 juin 2010, aff. C- 51/09 P).

Mélanie Vallade, Juriste en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France.

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