Messi scoort in merkenkwestie

Lionel Messi, de sterspeler van voetbalclub Barcelona, heeft gescoord in de strijd om de rechten op zijn merk Messi. De hoogste Europese rechtsinstantie stelde hem in het gelijk in een procedure tegen het merk Massi. Het Hof bevestigt daarmee een eerder vonnis van het Gerecht van de Europese Unie, waartegen verliezer Massi in beroep was gegaan. Theo Visser belicht de kwestie.

Messi diende in 2011 een aanvraag in voor het woord/beeldmerk Messi. Tegen deze aanvraag werd oppositie ingediend door Jaime Masferrer Coma uit Granolles in Spanje op basis van zijn registratie van het merk Massi voor onder meer sportartikelen en sportkleding. Dit merk werd in 2003 ingediend.

Beoordeling

Bij de beoordeling of merken overeenstemmen, wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Vervolgens wordt gekeken of de producten en diensten soortgelijk zijn en of er kans op verwarring tussen de beide merken bestaat.

Het Europese merkenbureau (EUIPO) wees in eerste instantie het bezwaar van Masferrer Coma toe en weigerde de inschrijving van het merk Messi. Het EUIPO oordeelde dat de merken Massi en Messi visueel en auditief sterk op elkaar leken en ook begripsmatig leek er mogelijk enige overeenstemming.

Messi stelde dat begripsmatige verschillen in bepaalde gevallen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens kunnen neutraliseren. De houder van het merk Massi stelde in haar beroep dat de reputatie van de voetballer ten tijde van haar aanvraag nog niet zoveel voorstelde. Echter, in 2003 debuteerde Messi als 16-jarige in het eerste elftal van Barcelona in een oefenwedstrijd en in 2004 liet toenmalig coach Frank Rijkaard hem in de competitie debuteren.

Bekende naam

Het Hof stelt dat de bekendheid van Messi in 2011 als sterspeler van Barcelona en het Argentijnse elftal al zo groot was dat de kans op verwarring met het merk Massi niet groot zou zijn. Het Hof noemt het een feit dat ook al voor de aanvraag de naam Messi bekendheid genoot als de familienaam van een voetballer die over de hele wereld beroemd is.

De consument, en niet alleen de voetbalkenners zoals door het Europees merkenbureau werd gesteld, denkt bij Messi aan de bekende voetballer van Barcelona en zal bij het zien van sportkleding van het merk Messi niet denken aan het oudere merk van de opposant Massi.

Picaro/Picasso

Het Hof volgt in deze de uitspraak in de zaak Picaro/Picasso. Mercedes Benz vroeg een registratie aan voor het woordmerk Picaro. De erven Picasso tekenden beroep aan gebaseerd op een oudere registratie van het merk Picasso voor voertuigen.

Fonetisch en visueel zijn de merken sterk overeenstemmend. Begripsmatig is het woordmerk Picasso bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordmerk Picaro kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek. Begripsmatig stemmen de tekens dus niet overeen.

De naam van de schilder Pablo Picasso is dermate bekend dat niet kan worden aangenomen dat bij gebrek aan concrete aanwijzingen in tegengestelde zin, het teken Picasso als merk voor voertuigen zich in de waarneming van de gewone consument in de plaats kan stellen van de naam van de schilder zodat deze consument, wanneer hij in verband met de betrokken producten en diensten wordt geconfronteerd met het merk Picasso, dit merk voortaan niet meer opvat als naam van de schilder, maar in eerste instantie als een merk — naast andere — voor voertuigen. Daaruit volgt dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken merken in casu opwegen tegen visuele en fonetische overeenkomsten.

Conclusie

Bekende personen dienen altijd hun naam als merk vast te leggen. Niet alleen voetballers, maar ook artiesten, vloggers en andere al dan niet op sociale media aanwezige sterren. Onze adviseurs adviseren u hierin graag.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.