Testarossa weer alleen voor Ferrari

Het Europese Gerechtshof heeft bepaald dat Ferrari nog steeds rechten kan ontlenen aan haar registratie van het merk Testarossa, ook al wordt dit model auto al jaren niet meer geproduceerd. Ferrari maakt nog wel onderdelen voor het model Testarossa waarmee de autofabrikant voldoet aan het vereiste van normaal gebruik. Theo Visser belicht de kwestie.

Achtergrond

In 2017 moest Ferrari het onderspit delven tegen de Duitse speelgoedfabrikant Autec, die de naam Testarossa ook wilde gebruiken. Een rechtbank in het Duitse Düsseldorf volgde de argumentatie van Autec, die verklaarde dat Ferrari de modelaanduiding al meer dan 20 jaar niet zou hebben gebruikt en daarom niet zou hebben voldaan aan de gebruiksverplichting.

De gebruiksverplichting in het merkenrecht houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet heeft gebruikt, deze geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie - die dan voor doorhaling vatbaar is.

Ferrari heeft twee registraties in Duitsland voor het merk Testarossa. Het Landesgericht Düsseldorf heeft de doorhaling wegens verval toegewezen op grond van het feit dat Ferrari gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in Duitsland en Zwitserland volgens haar geen normaal gebruik van deze merken had gemaakt voor de producten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. (NB: Duitsland en Zwitserland hebben sinds 1892 een overeenkomst waarbij gebruik in het ene land geldt als gebruik in beide landen.)

Ferrari heeft tegen de beslissing van deze rechter hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, de hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Deze rechter heeft de kwestie voorgelegd aan het Europese Gerechtshof met de vraag of het merk al dan niet gebruikt is.

Gebruiksverplichting

Ferrari heeft van 1984 tot 1991 een sportwagenmodel onder de benaming Testarossa verkocht en tot 1996 de opvolgers daarvan, de modellen 512 TR en F512 M. In 2014 heeft Ferrari één exemplaar van het model ‘Ferrari F12 TRS’ geproduceerd. Het blijkt dat Ferrari gedurende de periode die relevant is voor de beoordeling van het gebruik van de merken, deze merken ook heeft gebruikt ter aanduiding van onderdelen en accessoires voor de voordien onder die merken verkochte  luxe sportauto’s. Het gebruik hoeft niet altijd omvangrijk te zijn, zeker wanneer het gaat om dure sportauto's die doorgaans slechts in kleine aantallen worden geproduceerd.

Volgens de Duitse rechter is het echter twijfelachtig of er rekening gehouden dient te worden met dergelijke bijzonderheden in het geval van Testarossa, aangezien het merk niet werd ingeschreven voor luxe sportauto's, maar voor auto’s in het algemeen en onderdelen daarvan. Deze rechter is van mening dat, indien moet worden nagegaan of de merken op de massamarkt voor auto’s en onderdelen daarvan normaal zijn gebruikt, direct dient te worden geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Hij voegt daaraan toe dat Ferrari beweert tweedehands voertuigen, die zijn voorzien van het merk, na controle te hebben verkocht. Volgens de rechter van het Landesgericht vormde dat geen nieuw gebruik van de merken, aangezien de merkrechten van Ferrari zijn uitgeput nadat de van deze merken voorziene producten voor het eerst op de markt zijn gebracht en Ferrari de wederverkoop van deze producten niet kan verbieden.

In 2003 bepaalde de Europese rechter dat de omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op producten die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op producten die zich reeds op de markt bevonden, niet wegneemt dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder daadwerkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die producten of voor producten of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte producten en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

Europees Gerechtshof

Het Europees Gerechtshof verklaart voor recht dat:

•  een merk dat is ingeschreven voor een categorie van producten en onderdelen daarvan ‘normaal is gebruikt’ voor alle producten die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze producten, zoals luxe sportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze producten, tenzij uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde producten wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de productencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven;
   
• van een merk normaal gebruik kan worden gemaakt door de houder ervan wanneer deze tweedehands producten verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht;
   
• van een merk normaal gebruik wordt gemaakt door de houder ervan wanneer deze bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte producten, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht.

Het Hof heeft de uitspraak van de Duitse rechter uit 2017 waarbij het merk Testarossa werd doorgehaald, vernietigd. Ferrari behoudt derhalve het recht op het merk.