Het portret van een fotomodel als merk?

Een actuele beslissing over het verzoek van Rozanne Verduin om haar portret te registreren als merk, geeft aanleiding om stil te staan bij een spaarzaam besproken onderwerp: de bescherming van een portret. Koen de Winder licht de kwestie toe.

Wettelijk kader

Personen met verzilverbare populariteit wensen behalve hun naam ook vaak hun uiterlijk te beschermen. Enerzijds om hun populariteit te gelde te maken en anderzijds om op te kunnen treden tegen het misbruik van hun portret door derden. Doorgaans zal tegen oneigenlijk gebruik van een portret worden opgetreden via het auteursrecht.

In het auteursrecht zijn bepalingen opgenomen inzake het portretrecht. In het kort komt dit erop neer dat iemand die duidelijk herkenbaar wordt afgebeeld, het recht heeft zich tegen publicatie van het portret te verzetten indien hij of zij daartoe een redelijk belang heeft. Van een redelijk belang kan sprake zijn als de geportretteerde een verzilverbare populariteit bezit (simpel gezegd: als de geportretteerde geld kan verdienen aan de publicatie van zijn/haar portret, zoals Max Verstappen trachtte in de juridische procedure tegen Picnic) of als de publicatie van het portret in strijd is met het recht op privacy.

Op grond van een merkregistratie kan een beroep worden gedaan op merkbescherming. Behalve de (artiesten)naam van de persoon is het ook mogelijk om het portret als merk te registreren.

De kwestie

Onlangs oordeelde de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau (EUIPO) over een portretmerk. 

Rozanne Verduin Holding B.V. (hierna: Rozanne Verduin) verzocht inschrijving van het beeldmerk (zie afbeelding rechts) als Uniemerk voor de diensten in klasse 35 (diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie) en klasse 41 (diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden).

Het EUIPO heeft de inschrijving als merk geweigerd omdat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben. Voor merkregistratie is vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit. Hiermee kan het betrokken product of dienst zonder gevaar voor verwarring worden onderscheiden van producten of diensten van andere ondernemingen.

Rozanne Verduin heeft de Kamer van Beroep verzocht om deze beslissing te vernietigen en het portretmerk alsnog in te schrijven.

Verweren

Rozanne Verduin heeft een aantal verweren ingediend, waarvan de belangrijkste zijn:

• Het teken beschikt wel over onderscheidend vermogen omdat het menselijk brein is geprogrammeerd om gezichten te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je mensen op straat herkent die je eerder hebt gezien.
• Het teken/portret heeft onderscheidend vermogen vanwege bekendheid en succes in Europa. Hiermee beroept Rozanne Verduin zich op inburgering. Van inburgering is sprake wanneer een teken dat geen onderscheidend vermogen heeft door langdurig en intensief gebruik alsnog onderscheidend vermogen verwerft.
• In een eerdere beslissing van de Kamer van Beroep is gesteld dat “De (pas)foto van het gezicht van een persoon is een unieke weergave van deze persoon, met diens specifieke uiterlijke kenmerken. Behalve de naam en voornaam geldt de weergave van het gezicht in de vorm van een pasfoto voor die persoons identificatie en derhalve voor zijn/haar onderscheiding van andere personen”.

De eerdere beslissing van het EUIPO

De zogeheten Weigeringsafdeling van EUIPO gaat niet mee in de verweren van Rozanne Verduin en stelt vast dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor de aangevraagde diensten.

In het bijzonder stelt de afdeling dat het relevante publiek niet kan afleiden dat deze aanduiding van het teken een aanduiding van de commerciële herkomst van diensten vormt. De afbeelding, in zijn geheel, bestaat uit niets meer dan een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een (jonge) vrouw. Hoewel een foto van het gezicht van een persoon een unieke weergave is, is er geen bijzonder element of opvallend kenmerk dat onderscheidend vermogen aan het teken verleent. Uniciteit en onderscheidend vermogen zijn volgens de afdeling twee verschillende concepten. Weliswaar is ieder gezicht uniek, maar dit betekent niet dat het kan worden opgevat als aanduiding van commerciële herkomst van de dienst.

De Kamer van Beroep

In beroep is de Kamer van Beroep van EUIPO van oordeel dat, hoewel bijzondere of originele elementen geen criteria zijn voor het onderscheidend vermogen van een merk, het teken in kwestie het publiek wel in staat moet stellen de betrokken diensten te onderscheiden van die van andere personen.

Dat is hier het geval: “Het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van wat is afgebeeld, betekent niet dat deze weergave niet als merk kan worden opgevat”. De Kamer van Beroep is van oordeel dat er geen twijfel bestaat dat de afbeelding van het gezicht van een bepaalde persoon, met haar unieke uiterlijke kenmerken, als onderscheiding van andere personen kan dienen. Hieraan doet niet af dat er vele natuurgetrouwe afbeeldingen van gezichten denkbaar zijn. Deze zullen ieder voor zich een unieke weergave zijn, ongeacht het bestaan van eventuele dubbelgangers. Ten aanzien van eventuele dubbelgangers meent de Kamer van Beroep dat dit argument bij iedere merkaanvraag kan worden gebruikt. Hoeveel woorden, patronen of afbeeldingen van dieren bestaan er wel niet? Het relevante publiek zal in casu het portret opvatten als identificatiemiddel van de diensten, waarmee het teken de wezenlijke functie van een merk vervult.

In het licht van bovenstaande argumenten wordt het beroep gegrond geacht en vernietigt de Kamer van Beroep de eerdere beslissing van de afdeling. Daarmee wordt een breuk met de lijn dat een portret wel als merk kan worden geregistreerd, voorkomen.

Bescherming via het portretrecht

In het verleden is er een aantal zaken gevoerd over het portretrecht. Enkele bekende zaken zijn het Breekijzer-arrest, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook van een portret kan worden gesproken zonder overeenkomende gelaatstrekken, maar door de aanwezigheid van andere identificerende factoren. Zo oordeelde de rechtbank dat een advertentie met een look-a-like alle karakteristieke kenmerken van Katja Schuurman in haar Gouden Gids-advertentie vertoonde, waardoor de look-a-like inbreuk maakte op het portretrecht van Katja Schuurman. In de Verstappen zaak koos het hof voor een andere uitleg van het portretbegrip. Ondanks gelijkenissen en identificerende factoren was geen sprake van inbreuk, doordat het voor het publiek duidelijk was dat het om een look-a-like ging.

Het merendeel van de zaken werd afgedaan op basis van de geldende wetgeving op het gebied van portretrecht zoals geregeld in de Auteurswet. Het registreren van een portret als merk blijft op grond van de recente beslissing van de Kamer van Beroep mogelijk. Het voordeel van een merkregistratie is dat de houder in het geval van misbruik van zijn portret ook een beroep kan doen op bescherming op grond van de merkenwetgeving.

Conclusie

Niet alleen in het geval van portretbescherming kan er samenloop zijn van verschillende rechtsgebieden, zoals auteursrecht en merkenrecht, maar bijvoorbeeld ook in het geval van uitvindingen, de opmaak van verpakkingen, de vorm van producten of verpakkingen kan er samenloop zijn van rechtsgebieden.

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merknaam registratie of merkregistratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Neem voor advies op maat contact op met onze consultants of via het contactformulier.

Koen de Winder werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.