Black Irish: Mariah Carey versus Darker Still Spirits Company

De bekende Amerikaanse zangeres Mariah Carey is in een kwestie verwikkeld met Darker Still Spirits Company uit Ierland over de merknaam Black Irish. Het is nu aan het Europese merkenbureau om te beslissen over de doorhalingsactie die Mariah Carey gestart is. Theo Visser geeft een toelichting en tevens advies over de gebruiksverplichting.

Black Irish 1

Half augustus kondigde Mariah Carey een lijn roomlikeuren aan onder de merknaam Black Irish, verkrijgbaar in de varianten Original Irish Cream, Salted Caramel en White Chocolate. Carey koos de naam Black Irish als een speelse knipoog naar haar zwarte en Ierse afkomst. Haar vader, Alfred Roy Carey, was van zwarte en Venezolaanse afkomst, en haar moeder, Patricia, heeft een Ierse achtergrond. De likeur wordt in Ierland geproduceerd.

Black Irish 2

Darker Still Spirits Company, gevestigd in Dublin, lanceerde zijn Black Irish whisky-stout blend in juni 2020, meer dan een jaar voordat Carey haar Black Irish op de markt bracht. Het merk van Darker Still werd in 2015 geregistreerd door een drietal whiskyliefhebbers en werd in 2020 overgedragen aan Design AR en in 2021 aan Darker Still. De drank van Darker Still is vernoemd naar en gecreëerd met behulp van twee van de beroemdste exportproducten van Ierland - black stout en Irish whisky.

De kwestie

De likeur van Carey is momenteel alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar ze wil de likeur ook op de Europese markt brengen. Zij beschikt nog niet over een Europese merkregistratie.

Een vertegenwoordiger van Carey zou het Ierse bedrijf al in een vroeg stadium hebben benaderd om te proberen het handelsmerk Black Irish in de Europese Unie te verwerven, maar het kwam niet tot een deal. Splashes Beverages LLC, het bedrijf achter Carey's versie van Black Irish, heeft zelf ook een Europese aanvraag ingediend. Tevens zijn Carey c.s. een doorhalingsactie gestart tegen de registratie van Darker Still omdat zij van mening zijn dat het merk niet daadwerkelijk in gebruik is genomen binnen een aaneengesloten periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke registratiedatum in juli 2015.

Darker Still Spirits Company heeft echter bewijs verzameld waaruit het tegendeel moet blijken, waaronder ontwerpwerkzaamheden die in 2019 zijn voltooid. In mei 2020 werd het product getest in de Temple Bar, een van de bekendste bars van Dublin, en op 31 mei 2020 zou de eigenaar van de Temple Bar 120 flessen Black Irish whisky-stout hebben gekocht. 

De vraag die opkomt is of dit voldoende gebruik is of slechts zogeheten ‘token sales’ betreft. Het Europese merkenbureau zal hierover een beslissing moeten nemen. Wij houden u op de hoogte.

Advies omtrent gebruiksverplichting

Mocht u in een positie komen dat het aantonen van gebruik van uw merk wordt vereist, bijvoorbeeld wanneer u een oppositie baseert op een merkregistratie die ouder is dan vijf jaar of wanneer u zich moet verdedigen tegen een doorhalingsactie, zorg dan dat u voorbereid bent. Verzamel jaarlijks gebruiksmateriaal waaruit het gebruik van uw merk blijkt, zoals (kopie) facturen, brochures, advertenties of publicaties in (vak)bladen. Zorg vast voor een Engelse vertaling van die stukken en houd ze bij de hand. Het zal u in een procedure veel tijd schelen en uw kans op succes vergroten.