Waarom kon het Batman logo niet nietig worden verklaard?
Op 1 april 1996 diende DC Comics, de uitgever van Batman stripboeken, bij het Europees merkenbureau (EUIPO) een aanvraag in voor registratie van het beeldmerk BATMAN, bestaande uit een gestileerde vleermuis in ovaal. Het merk werd ingeschreven op 2 februari 1998.
In 2019 (21 jaar later) heeft de vennootschap Commerciale Italiana Srl en haar enige aandeelhouder, Luigi Aprile, bij het EUIPO, een vordering tot nietigverklaring van het merk ingediend.
Het EUIPO wees de vordering tot doorhaling die betrekking had op bepaalde waren, waaronder kledingstukken en carnavalsartikelen af. Het EUIPO is van mening dat, volgens het overlegde bewijsmateriaal, het Batman-personage en ook het logo altijd werden geassocieerd met uitgever DC Comics en niet werd aangetoond dat consumenten het merk in verband zouden hebben gebracht met een andere eigenaar.
Luigi Aprile en Commerciale Italiana stellen onder meer dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft en dat het merk beschrijvend is, waardoor inschrijving van het merk niet mogelijk kan zijn en in dit geval de nietigverklaring van het Batman beeldmerk rechtvaardigt.
Het Gerecht van de Europese Unie verwerpt het beroep tot nietigverklaring
Het Gerecht is van oordeel dat de beslissing van het EUIPO om het verzoek tot nietigverklaring af te wijzen voldoende gemotiveerd is, en verwerpt de argumentatie van Commerciale Italiana en Luigi Aprile. Anders dan Aprile en Commerciale Italiana betogen, stelt het Gerecht vast dat het feit dat dit merk naar een fictief karakter verwijst, op zich niet kan uitsluiten dat dit merk ook kan dienen als aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten.
Wat het onderscheidend vermogen van het merk betreft, benadrukt het Gerecht dat onderscheidend vermogen betekent dat het merk dient om de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, en daarom om deze waren te onderscheiden van andere waren van andere ondernemingen.
Aangezien het ingeschreven merk wordt verondersteld geldig te zijn, moet in een nietigheidsprocedure degene die de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld de specifieke feiten aanvoeren die de geldigheid van dat merk in twijfel trekken.
Volgens het Gerecht kan het enkele feit dat dit merk wordt geassocieerd met een fictief personage, te weten Batman, op zich niet uitsluiten dat dit merk ook als herkomst aanduiding kan dienen, en daarom is dit niet voldoende voor nietigverklaring.
Het Gerecht van de Europese Unie is van mening dat een logo of tekening van een stripfiguur een merk kan zijn en de waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Het instellen van een verzoek tot nietigverklaring is een instrument dat gebruikt kan worden om een merk, dat een mogelijk bezwaar vormt voor de ingebruikname van een overeenstemmend merk, te omzeilen. Ook wanneer u inbreuk wordt verweten, kan een nietigverklaring verzoek uitkomst bieden als onderdeel van de verdedigingsstrategie. Los van het volgen van de procedurele aspecten dient bij een doorhalingsactie ook een goede argumentatie te worden ingediend.
Voor aanvullende inzichten en advies op maat kun je terecht bij je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.
Dit artikel is geschreven door Theo Visser, hij is sinds 1976 verbonden aan Novagraaf en is in 2021 uitgeroepen tot Legal Influencer door Lexology.