Beschikbaarheidsonderzoek: De sleutel tot succes?

Stelt u zich eens voor, u bent al vanaf jongs af aan een enorme autofanaat. U heeft een voorliefde voor vintage auto’s. U leert zichzelf als tiener om aan deze auto’s te sleutelen, ze op te knappen en weer in hun oude glorie te herstellen. Daarbij ontdekt u ook dat de verkoop van deze zelf opgeknapte auto’s een lucratieve business is. Eenmaal volwassen ontmoet u een partner in crime, die eveneens gepassioneerd is voor oude auto’s. In 2017 besluit u om uw gezamenlijke droom te volgen: vanuit de Provence in Frankrijk starten met een online marktplaats waarop vintage auto’s worden verkocht en derden hun eigen vintage auto kunnen aan- of verkopen. Voor deze marktplaats bedenkt u de naam CarJager. 

U doet geen beschikbaarheidsonderzoek, en enthousiast dient u een EU merkaanvrage in voor het woordmerk CarJager voor o.a. de in- en verkoop van auto’s, reparatie, onderhoud, verhuur en transport van auto’s. 

Dan wordt er echter oppositie ingediend door Jaguar Land Rover limited tegen bijna alle diensten waar u de EU aanvraag voor CarJager voor heeft geregistreerd. De oppositie is gebaseerd op EU registraties voor het woordmerk JAG en het woordmerk JAGUAR ingeschreven voor o.a. auto’s, reparatie en onderhoud van auto’s, verhuur van auto’s. Daarnaast beroept Land Rover Limited zich ook op de bekendheid van het merk JAGUAR. 

In eerste instantie treedt u in onderhandeling om te trachten tot een minnelijke regeling te komen, maar er komt geen oplossing voor het geschil.  

Oppositie

In de oppositie beargumenteert Jaguar Land Rover dat de tekens JAG respectievelijk JAGUAR en CarJager overeenstemmen en omdat CarJager werd aangevraagd voor deels identieke diensten en deels soortgelijke diensten bestaat er gevaar voor verwarring tussen beide merken. Land Rover dient 22 bijlagen in met o.a. informatie over marktcijfers, sponsordeals en reclame activiteiten voor het merk JAGUAR waarmee zij wil aantonen dat het merk JAGUAR een bekend merk is in de EU. 

Ter verdediging wordt gesteld dat CarJager komt van een woordspeling op auto jagers en de Engelse uitdrukking ‘carjacker’ en dat er dan ook geen overeenstemming is tussen de beide merken.  

Nadat de beide partijen hun argumenten en bewijsmiddelen hebben ingediend nam het Europese merkenbureau (EUIPO) een beslissing in deze oppositie procedure. In haar beslissing gaat het EUIPO vanuit het oogpunt van de proceseconomie alleen in op de grond waarvan zij van mening is dat de procedure het beste zal slagen, in dit geval is dit artikel 8 (5) Uniemerkverordening, te weten de bepaling inzake bekende merken. 

Wanneer sprake is van een bekend merk kan een merkhouder namelijk ook optreden tegen een merk dat wordt aangevraagd voor niet soortgelijke diensten indien zij kan aantonen dat het latere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Daarom is het essentieel van tevoren beschikbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

Beslissing

Het EUIPO oordeelt in haar beslissing dat het bewijs dat Jaguar Land Rover heeft ingediend aantoont dat het merk JAGUAR een reputatie geniet in relatie tot auto’s. Daarbij oordeelt het EUIPO ook dat de bekende afkorting van de JAGUAR, te weten JAG ook een zekere bekendheid geniet binnen de EU. 

In de vergelijking van de tekens JAGUAR en CarJager oordeelt het EUIPO dat het element CAR geen of in ieder geval een zeer beperkte mate van onderscheidend vermogen bezit zodat het element ‘jager’ een grotere rol dient te spelen in de vergelijking van de tekens. 

Zij komt vervolgens tot de conclusie dat er een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming is waarmee we aan de volgende toets toekomen, waarin moet worden geoordeeld of er een link gelegd kan worden tussen beide tekens. Daarover oordeelt het EUIPO dat de consument een associatie zal maken tussen JAGUAR en CarJager, wederom vanwege de visuele en fonetische overeenstemming zodat de relevante consument een link zal leggen tussen de beide tekens. 

Tenslotte dient dan geoordeeld te worden of CarJager ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk JAGUAR. Het EUIPO oordeelt dat ondanks dat CarJager nooit een zodanige intentie heeft gehad, dat dit teken wel degelijk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het bekende merk JAGUAR. 

Als gevolg van deze beslissing wordt de merkaanvrage geweigerd voor alle diensten met betrekking tot auto’s. 

Omdat deze casus betrekking heeft op een EU aanvrage en de betekenis van het element ‘jager’ niet dusdanig bekend bij het gehele EU publiek is tot dit oordeel gekomen. 

Het is maar de vraag of deze oppositie in de Benelux ook tot hetzelfde oordeel geleid zou hebben. Wellicht dat de overduidelijke betekenis van CarJager in het Nederlands geleid zou hebben tot een dusdanig conceptueel verschil dat deze de visuele en fonetische overeenstemming ongedaan zou maken zodat er niet aan de verdere beoordeling zou zijn toegekomen. 

 CarJager had de kwestie kunnen voorkomen door voor de lancering en merkaanvrage van haar merk gedegen beschikbaarheidsonderzoek te doen met betrekking tot het merk CarJager. Bij een dergelijk beschikbaarheidsonderzoek is het van belang om niet alleen onderzoek te doen in de klassen waar u het merk voor in aan wilt vragen, maar ook in de klassen waar overeenstemmende producten en diensten vallen, zoals in dit geval de auto’s in klasse 12, terwijl het merk zal worden aangevraagd voor o.a. in- en verkoop van auto’s in klasse 35. 

Daarbij is het ook relevant om het beschikbaarheidsonderzoek te verrichten in alle relevante landen waar u het merk wilt aanvragen. In deze specifieke casus had een beschikbaarheidsonderzoek in de Benelux mogelijk tot een ander resultaat geleid dan in een andere EU lidstaat waar de betekenis van het woordelement ‘jager’ niet bekend is, zoals in Frankrijk of Spanje. Onze consultants zijn u graag van dienst met het verrichten van beschikbaarheidsonderzoeken en dankzij onze wereldwijde samenwerking met lokale partners kunnen wij u adviseren over de beschikbaarheid van uw merk in welk land dan ook. Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen? Abonneer nu op onze nieuwsbrief!

Bezint dus eer gij begint zodat u uw marketing budget maar eenmaal hoeft uit te geven en u uw mooie merk direct goed kunt lanceren. 

Mariëlle Hoffer is senior IE-consultant op het kantoor in Amsterdam, ze is gespecialiseerd in arbitrageprocedures op het gebied van domeinnamen.