Huawei niet succesvol met merkaanvraag FREEBUDS

In maart 2018 heeft de Chinese onderneming Huawei een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordmerk FREEBUDS. De onderneming verzocht bescherming voor koptelefoons en oordopjes. EUIPO weigerde de inschrijving als merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Frouke Hekker geeft een nadere toelichting.

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is - onder meer in de Benelux en de Europese Unie - vereist dat het teken waarvoor bescherming wordt gezocht, de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een teken moet dus over onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden geregistreerd. Ook moet het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden. Ook kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van het merk worden ingeroepen als later blijkt dat het merk onvoldoende onderscheidend is.

De aanvrager van een merk moet bij de aanvraag specificeren voor welke producten en diensten het voornemens is het merk te gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 klassen voor producten en 11 klassen voor diensten. De producten- en dienstenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.

Aan het vereiste van onderscheidend vermogen wordt niet voldaan wanneer het teken beschrijvend is voor de betrokken producten en diensten. Relevant bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is daarom voor welke producten en diensten het merk is aangevraagd.

Merkaanvraag FREEBUDS

In dit geval werd de inschrijving als merk van het teken FREEBUDS door de ‘examiner’ als Uniemerk geweigerd vanwege (samengevat) het niet-onderscheidende en beschrijvende karakter van de termen ‘free’ en ‘buds’.

HUAWEI heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de examiner, maar de Kamer van Beroep van EUIPO oordeelde op 17 januari jongstleden in lijn met diens oordeel.

De Kamer van Beroep herhaalt allereerst de rechtsregel dat beschrijvende en niet-onderscheidende tekens worden uitgesloten vanwege het algemeen belang: dergelijke tekens moeten vrij zijn om te gebruiken en niet worden gemonopoliseerd voor bepaalde producten en/of diensten door middel van een exclusief merkrecht. De relevante producten zijn in dit geval met name bedoeld voor een groot publiek en zijn gericht op de consument die een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

De Kamer van Beroep bevestigt de bevindingen van de examiner dat de woorden 'free' en 'buds' gebruikelijke woorden zijn. ‘Free’ wordt door het relevante publiek, als het wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord, begrepen als iets vrijelijk doen; zonder beperkingen of barrières. ‘Buds’ betekent in de letterlijke betekenis een knop van een boom of plant waaruit een bloem of blad groeit, maar wordt vaak gebruikt als synoniem voor oordopjes.

De Kamer van Beroep komt daarmee tot de slotsom (vrij vertaald): “In het onderhavige geval is het teken FREEBUDS beschrijvend in relatie tot de relevante producten (…) want zal door het relevante publiek worden begrepen als een referentie naar het soort en de kenmerken van de relevante producten, namelijk het feit dat de betwiste producten koptelefoons/oordopjes zijn die het mogelijk maken om vrijelijk naar muziek/radio/telefooncommunicatie et cetera te luisteren, oftewel: zonder beperkingen of belemmeringen.”

Opmerkingen tot slot

Indien een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, zou het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen wanneer het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het teken door langdurig en of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, kan fungeren. Voor het aantonen van inburgering gelden hoge eisen.

Tekens die een beperkt onderscheidend vermogen hebben, kunnen wellicht in combinatie met een onderscheidend element worden geregistreerd. In dat geval worden rechten verworven op het merk in totaliteit, en aan de andere kant genereert een registratie van een dergelijk merk een preventief psychologisch effect in die zin dat derden bij het verrichten van onderzoek worden geattendeerd op de claim die op het merk wordt gelegd. Het heeft evenwel geen zin om uitsluitend beschrijvende aanduidingen als merk te deponeren met een ander niet-onderscheidend element.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.