SPA versus SPAAQ: bekendheid SPA leidt tot succes in oppositie

Houders van bekende merken genieten een ruimere beschermingsomvang dan houders van merken die geen grote bekendheid hebben. De recente oppositieprocedure die de houder van het bekende woordmerk SPA, voor water, heeft ingediend tegen de aanvraag van het beeldmerk ‘Spaaq’ geeft inzicht in wat deze ruimere beschermingsomvang inhoudt.

Het onderscheidend vermogen van bekende merken

Merkhouders kunnen in beginsel alleen optreden tegen het gebruik en/of de registratie van overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. De houder van een bekend merk kan ook optreden tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat wordt gebruikt of wordt gedeponeerd voor andere producten of diensten dan waarvoor het oudere merk is geregistreerd indien door dat gebruik wordt aangehaakt bij de reputatie van het oudere merk of waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast wanneer de houder van een merk nalaat op te treden tegen het gebruik of de registratie van overeenstemmende merken. Dit wordt ook wel 'verwatering' genoemd.

Verworden tot soortnaam

De populariteit die bekende merken genieten kan een keerzijde hebben wanneer niet voldoende wordt opgetreden tegen conflicterend merkgebruik. Als gevolg van gebruik van het merk in het economisch verkeer door derden kan een merk namelijk verworden tot soortnaam. Het recht op een merk kan vervallen als het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder in de handel de gebruikelijke benaming van het product of de dienst is geworden. Het is dan ook van belang dat merkhouders actief optreden tegen derden die hun merk gebruiken om te voorkomen dat de rechten over het merk komen te vervallen.

Definities voor ‘Spa’

Spa kan verwijzen naar de Belgische stad of kan worden gezien als verwijzing naar producten en diensten in het kader van hydrotherapie zoals sauna's. In dit artikel zal de term 'spa' worden gebruikt in verband met het Uniemerk SPA, dat bekend is geworden voor mineraalwater en andere soorten water die ter consumptie worden aangeboden. De oppositieafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) heeft verklaard dat SPA een bekend merk is door het intensieve gebruik dat ervan is gemaakt met betrekking tot de producten waarvoor het is geregistreerd.

SPA vs. Spaaq

In onderhavige zaak heeft SPA Monopole oppositie ingediend tegen de aanvraag van het hieronder afgebeelde beeldmerk. SPA Monopole is houder van het oudere woordmerk SPA.

Het bovenstaande beeldmerk werd aangevraagd voor de volgende producten:

• Klasse 16: papieren handdoeken; toiletpapier; papieren servetten
• Klasse 32: bieren; bereidingen voor het maken van bier; mineraalwater, bronwater, tafelwater, sodawater; vruchten en groentesappen, groente- en fruitconcentraten en -extracten voor het maken van dranken, niet-alcoholische frisdranken; energiedranken

De oppositie is ingediend tegen een deel van de producten die zijn aangevraagd in klasse 16, met name toiletpapier, en tegen alle producten die zijn aangevraagd in klasse 32, kortgezegd “dranken”. Zoals gebruikelijk beoordeelt EUIPO of er sprake is van overeenstemming tussen het merk en het aangevraagde teken waarbij wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken.

Het aangevraagde merk stemt volgens EUIPO visueel in geringe mate overeen met het oudere merk. Het merk waartegen Spa Monopole opponeert bevat namelijk beeldelementen, terwijl SPA enkel bestaat uit een woordmerk. Dit verschil neemt de overeenstemming echter niet weg. Consumenten hebben over het algemeen de neiging om zich te richten op het begin van een merk. Het feit dat de eerste drie letters van de beide tekens overeenstemmen is dan ook het meest relevant bij de vergelijking.

Wanneer je de beide tekens uitspreekt is het enige verschil de klank van de laatste letter van het aangevraagde merk, uitgesproken als  'k'.

Begripsmatig is er geen overeenstemming. Zoals reeds uiteengezet heeft ‘Spa’ meerdere definities, terwijl ‘Spaaq’ een fantasieaanduiding is.

Het conflicterende teken is aangevraagd voor grotendeels soortgelijke producten als waarvoor het merk SPA is geregistreerd, namelijk mineraalwater en andere soorten water, waardoor het relevante publiek snel een verband zal leggen tussen de merken SPA en SPAAQ.

Zoals eerder uiteengezet heeft SPA een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van met name mineraalwater. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de associatie van SPA met bijvoorbeeld toiletpapier, zoals aangevraagd in klasse 16, afbreuk doet aan de reputatie van het oudere merk. Consumenten die de behoefte hebben om mineraalwater te kopen, kunnen ervan worden weerhouden dat te doen als zij het merk associëren met een merk voor toiletpapier.

Hiermee komt de oppositieafdeling van EUIPO tot de beslissing dat de oppositie gegrond is.

Merkhouders opgelet: belangrijk om op te treden

Het is vanzelfsprekend altijd van belang om op te treden tegen conflicterende merken, maar in het bijzonder voor Spa Monopole is het erg belangrijk om op te blijven treden tegen de aanvraag van conflicterende merken gezien het gevaar dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder verwordt tot soortnaam en daarmee haar rechten kan verliezen.

Als iemand mineraalwater wil bestellen, wordt al snel gevraagd om een "spa ", waarna het niet raar wordt gevonden als water voorzien van een ander merk op tafel komt. Merkhouders zoals Spa Monopole moeten blijven optreden tegen aanvragen zoals in casu, om te voorkomen dat het merk SPA voor mineraalwater verder verwaterd.