Schot in de roos: Gerecht EU verduidelijkt beschermingsomvang van plantenrasbenaming
Het Gerecht van de Europese Unie verduidelijkt voor het eerst de beschermingsomvang van plantenrasbenamingen in het kader van het EU-merkenrecht, naar aanleiding van de aanvraag van het merk Kordes’ Rose Monique voor rozen, rozenplanten en ‘rose-propagating stock’. We geven een toelichting op deze uitspraak.
Uniemerkverordening – de theorie
De Uniemerkverordening bevat een absolute weigeringsgrond voor merken die bestaan uit, of de essentiële onderdelen reproduceren van, een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht of internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.
Achtergrond
De onderneming Kordes heeft geprobeerd het woordmerk Kordes’ Rose Monique in te schrijven als Uniemerk voor producten in klasse 31: rozen, rozenplanten en rose-propagating stock. De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau (EUIPO) weigerde de inschrijving van het Uniemerk op basis van art. 7 lid 1 sub m Uniemerkverordening omdat ‘Monique’ een oudere beschermde plantenrasbenaming is in Nederland voor rozen en dit woordelement van het teken een essentieel element vormt van het aangevraagde Uniemerk. Het beroep tegen dat oordeel werd afgewezen door de Kamer van Beroep van het EUIPO. De Kamer van Beroep oordeelde onder meer dat het woordelement ‘Monique’ een essentieel element vormt.
Vrije beschikbaarheid van plantenrasbenamingen
Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) overwoog in hoger beroep dat het begrip ‘essentieel element’ uit de Uniemerkverordening niet in de verordening zelf of in enige andere bepaling van Unierecht wordt gedefinieerd. Dit betekent, aldus het Gerecht, dat het begrip moet worden geïnterpreteerd in het licht van het doel ervan, dat erin bestaat de vrije beschikbaarheid van plantenrasbenamingen te waarborgen.
Als een merk - zoals in casu het geval was - bestaat uit verschillende woordelementen, waarvan er één een plantenrasbenaming weergeeft, moet rekening worden gehouden met de noodzaak van beschikbaarheid van het merk dat van toepassing is op plantenrasbenamingen. Daarom moet worden nagegaan of de inschrijving van het aangevraagde merk een belemmering vormt voor het vrije gebruik van de in het merk voorkomende plantenrasbenaming. Bij die beoordeling is relevant of de betrokken plantenrasbenaming een sleutelpositie binnen het aangevraagde samengestelde merk inneemt, zodat de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, gebaseerd is op deze plantenrasbenaming en niet op de andere bestanddelen van het aangevraagde samengestelde merk. Als dat het geval zou zijn, zou het vrije gebruik van die benaming worden belemmerd door de inschrijving van het samengestelde merk. De bescherming die dit samengestelde merk biedt, zou andere ondernemingen niet langer in staat stellen deze benaming te gebruiken en als onderdeel van hun eigen merk in te schrijven.
Wanneer daarentegen uit het aangevraagde samengestelde merk blijkt dat de wezenlijke functie ervan als herkomstaanduiding niet op de benaming van het ras, maar op andere bestanddelen van het merk berust, is voldaan aan het vereiste dat de benamingen van de rassen beschikbaar moeten zijn, zodat de benaming zich niet tegen de inschrijving van dit merk verzet.
Plantenrasbenaming als essentieel element
Om te bepalen of de plantenrasbenaming een dergelijke sleutelpositie inneemt, moet rekening worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de andere bestanddelen, de boodschap die het aangevraagde merk in zijn geheel overbrengt, de visuele dominantie van de verschillende bestanddelen op grond van hun omvang en plaats of het aantal bestanddelen waaruit het merk is samengesteld. Als de herkomstaanduiding berust op de andere bestanddelen waaruit het merk is samengesteld, zodat, in het geval van het aangevraagde merk, deze plantenrasbenaming is uitgeput in een zuiver generieke aanduiding die erin is opgenomen, uitsluitend ter informatie, kan deze plantenrasbenaming geen essentieel element vormen van het aangevraagde merk. In een dergelijk geval blijft de aanduiding vrij bruikbaar.
Oordeel Gerecht
Het Gerecht oordeelde dat gelet op bovenstaande criteria, in de eerste plaats moet worden aangenomen dat het woordelement ‘Kordes’’ het enige onderscheidende element is van het aangevraagde merk. Vanwege het element ‘Kordes’’, dat de naam is van de onderneming waarvan de betrokken waren afkomstig zijn, kan de commerciële oorsprong ervan worden vastgesteld en kan dus de wezenlijke functie van het merk als aanduiding van de herkomst worden gewaarborgd. Bovendien wijst de apostrof achter Kordes erop dat de roos met de benaming Monique een ras is dat door verschillende ondernemingen in de handel wordt gebracht, maar in het onderhavige geval afkomstig is van de onderneming Kordes. Het woordelement ‘Rose’ dat aan het element ‘Kordes’ wordt toegevoegd, is slechts een bijkomend element dat de betrokken waren beschrijft en dat betrekking heeft op een plantenras. De rasbenaming Monique daarentegen is een soortnaam in de zin van art. 20 lid 1 (a) van het UPOV-Verdrag, die door andere ondernemingen mag worden gebruikt.
Ook merkt het Gerecht op dat het element ‘Kordes’’ visueel niet ondergeschikt is aan de woorden ‘Rose Monique’. Integendeel, het is het beginelement van het aangevraagde merk en wordt als eerste waargenomen wanneer het wordt gelezen. Uit vaste rechtspraak blijkt dat de consument in het geval van een merk met verschillende woordelementen meer aandacht besteedt aan het begin dan aan het einde van het merk. Het element ‘Kordes’ trekt in dit geval derhalve de aandacht van het relevante publiek en is daarom het dominante element van het aangevraagde merk.
Conclusie
Het Gerecht komt tot de conclusie dat ‘Kordes’ het onderscheidende en dominante element van het aangevraagde merk is, waarop de wezenlijke functie van dit merk als herkomstaanduiding is gebaseerd. De in het aangevraagde merk voorkomende plantenrasbenaming ‘Monique’ kan niet worden beschouwd als een essentieel element van het teken in de zin van de Uniemerkverordening. Aan het vereiste van beschikbaarheid van de plantenrasbenaming Monique is daarom voldaan, waardoor de inschrijving van dit merk niet geweigerd moet worden. Het Gerecht beslist dat de uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO moet worden vernietigd.