Les marques sœurs et le risque de confusion

Les similitudes d'emballage entre la bière Howler's stout et le lait chocolaté MILO® de Nestlé ont fait l'objet d'un procès en Australie le mois dernier, l'affaire illustrant la nécessité de protéger les éléments visuels d’une marque, explique Chantal Koller.

Comme on l'a vu avec le litige très médiatisé entre les marques de lait à base d'avoine OATLY et Glebe Farm, la création d'un risque de confusion en vertu du droit des marques dépend de certains éléments juridiques distincts. Il est donc fortement conseillé d'obtenir une protection pour les éléments importants des marques. Ces droits aident les entreprises à protéger leurs actifs de marque et peuvent également contribuer à préserver la santé des consommateurs, comme l'illustre un récent litige en Australie entre Nestlé (lait chocolaté MILO®) et Howler (bière stout) au sujet d'emballages similaires.

Conception de l'emballage et risque de confusion

En Australie, Nestlé commercialise sa boisson chocolatée en poudre MILO® dans un récipient vert (photo de droite), avec le nom de la marque en lettres brunes sur fond blanc en forme de nuage aux bords dorés et le nom de la société écrit dans sa version stylisée rouge emblématique.

 Pensant attraper le lait chocolaté prêt à boire, un bambin a trouvé une canette   de Howler stout (voir à gauche) dans le réfrigérateur familial, l'a ouverte et a   commencé à boire la bière. Horrifiés lorsqu'ils ont vu ce qui se passait, ses   parents ont déposé une plainte fondée sur le code de la publicité pour les   boissons alcoolisées auprès de la Victorian Commission for Gambling and   Liquor Regulation, qui a ordonné à la petite brasserie australienne de cesser   de faire de la publicité pour la marque de la stout et de changer rapidement son emballage.

Alors que l'affaire a été principalement rapportée dans les médias sur la base des droits des consommateurs et des questions de santé, l'histoire ne dit pas si Nestlé a déposé une plainte pour violation de ses droits de propriété intellectuelle. Du point de vue de la PI, voici quelques réflexions.

Établir la confusion des marques

Comme indiqué dans l'article de l'OATLY, les éléments de la confusion de marques consistent à déterminer si le nom et/ou les logos utilisés sur le produit contrefait créent une similitude globale suffisante pour induire les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits. En l'espèce, si les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent percevoir les différences entre les noms écrits en lettres rouges et brunes, les mineurs ont été considérés comme présentant un risque sérieux de confusion. En plus du risque réel de confusion sur les produits eux-mêmes, le risque juridique de confusion dans ce cas est extrême :

• Codes de couleur identiques
• Disposition identique des éléments de la marque
• Formes et stylisations de police identiques

Tous les éléments de marketing de l'emballage de Nestlé ont été utilisés sur la canette de stout. En fonction des droits enregistrés par Nestlé sur chaque élément individuel, une action en justice pour violation de marque aurait des chances évidentes d'aboutir sur la base du seul droit des marques. Mais d'autres éléments du droit de la concurrence déloyale s'appliqueraient également dans ce cas, car il est évident que la marque de Nestlé a été copiée intentionnellement par Howler. Une telle intention (appelée "mauvaise foi" en termes juridiques) est un élément supplémentaire de comportement illicite qui pourrait non seulement justifier une action civile mais aussi des poursuites pénales, en fonction des réglementations locales en vigueur.

La différence entre l'image de marque et les termes génériques

Contrairement au conflit du lait d'avoine entre OATLY et Glebe Farm, cette affaire montre que les dispositions en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont là pour protéger les entreprises et les consommateurs contre les produits qui prêtent à confusion, non pas parce que leur contenu, leur concept ou leur recette est similaire, mais parce que leurs éléments de marketing créent la confusion. Si la copie d'un terme générique, tel que "lait d'avoine", sur un emballage différent ne constitue pas, selon nous, une contrefaçon de marque, la copie de tous les éléments de marque d'un autre produit constitue une infraction grave qui ne devrait pas être tolérée, tant pour la protection de la santé des consommateurs que pour celle des actifs d'une entreprise.

Que recommandons-nous aux entreprises ? Il est évident qu'il est conseillé de protéger les éléments de marque présents sur les emballages en tant que marques. Mais, si une entreprise comme Nestlé peut disposer de la structure, de la stratégie et des finances nécessaires pour enregistrer plusieurs marques afin de protéger ses emballages, les PME et les jeunes entreprises n'ont pas forcément accès aux mêmes ressources. Discuter de votre stratégie de marque avec un juriste spécialisé en propriété intellectuelle permet de déterminer quels sont les éléments clés de votre marque et comment les protéger au mieux en tant que marques.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à nous envoyer un mail ci-dessous.

Chantal Koller, Directrice générale – Marques, Novagraaf, Suisse.