Un nouvel adhérent très attendu au Protocole de Madrid

Le Brésil étant la 7ème plus grande économie du monde, avec une population de 210 millions d'habitants, son entrée dans le Système de Madrid se faisait vraiment attendre. La récente annonce de l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur dont le Brésil souligne cette volonté du Brésil de faire valoir son importance dans le cadre de l’économie mondiale.

Le Protocole de Madrid sur les marques internationales a été adopté au Brésil, le 26 juin 2019 et entrera en vigueur en Octobre prochain, le Brésil deviendra alors le 105e adhérent au système international d’enregistrement des marques.

Une fois le Protocole entré en vigueur, il sera possible de :

• désigner le Brésil dans le cadre d’une demande de marque internationale
• d'utiliser une marque brésilienne pour désigner les autres pays également signataires de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid ;
• bénéficier des avantages liés à la marque internationale comme avoir une date unique pour renouveler les enregistrements internationaux dans tous les pays visés par cet enregistrement.

L'Office brésilien des brevets et des marques (BPTO) est en train d'apporter des changements à la procédure actuelle afin de s'adapter au Protocole auquel elle a adhéré. Il est important de noter qu'en cas de conflit entre le Protocole et le droit brésilien de la propriété intellectuelle, c'est ce dernier qui sera appliqué.

Au Brésil, les demandes d'enregistrement de marques peuvent faire l'objet d'oppositions de tiers avant et après l'enregistrement, et même en l'absence d'oppositions avant l'enregistrement, le Bureau brésilien des marques procède à un examen ex officio approfondi qui analyse les motifs absolus et relatifs possibles de refus.  

Conformément aux annonces informelles déjà faites par l’Office  brésilien des marques, le Brésil adoptera certaines particularités et une partie du système brésilien actuel sera maintenue en vigueur.

Voici certains points qui ont déjà fait l’objet d’une communication par l’Office brésilien :

• Les déposants ne pourront effectuer une  demande de marque au Brésil que s'ils ont déjà une activité effective en lien les produits et services désignés par la marque (il s'agit d'une disposition traditionnelle de lutte contre la contrefaçon, pour éviter que des entités tierces ne déposent des marques sans les exploiter ni l’intention de le faire). Cette déclaration sera effectuée par le biais d’un formulaire joint au dépôt
• Le Brésil percevra une taxe individuelle 
• Les dépôts multi-classes seront désormais acceptés avec le paiement d’une taxe additionnelle relative à chaque classe supplémentaire désignée
• La taxe individuelle sera payée en deux versements, le premier au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation du Brésil et le second à une date ultérieure, lorsque la demande est acceptée ;
•  Le Brésil n'acceptera que les désignations fondées uniquement sur des marques internationales déposées après sa date d'adhésion au Protocole (pas de rétroactivité) ;
• L'espagnol et l'anglais seront les deux langues officielles à utiliser dans les procédures relatives aux demandes internationales, mais l'Office brésilien des marques traduira et publiera en portugais la demande dans son intégralité afin qu’elle puisse produire ses effets juridiques au Brésil

L'Office brésilien des marques a annoncé que l’assistance d’un mandataire local n’était pas nécessaire lors de la procédure de dépôt sous réserve néanmoins qu'il n'y ait pas une action de l’Office ou la nécessité de présenter une défense dans le cadre d’une opposition. 

Toutefois, une particularité est à noter car la loi brésilienne dispose qu'un enregistrement délivré pourra être radié s'il n’est pas désigné de mandataire local habilité à recevoir des convocations judiciaires dans le cadre de procédures d'annulation par exemple. 

Afin d'éviter tout risque de perte de droits, nous prendrons naturellement les mesures nécessaires pour désigner un mandataire local de notre réseau dans le cadre de chaque procédure de dépôt de marque internationale visant le Brésil. 

Les différentes conditions édictées par l’Office brésilien dans le cadre de son adhésion au Système de Madrid doivent encore être clarifiées pour certaines d’ici l’entrée en vigueur effective du Protocole de Madrid.

Nous suivrons ces éventuelles évolutions et mettrons à jour nos informations le cas échéant.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil pour vous entretenir de votre stratégie de marque afin d’optimiser votre protection et notamment à l’étranger!

Florence Chapin est Conseil en Propriété Industrielle chez Novagraaf France.