Naviguer dans la procédure de délivrance de brevet en Europe

La préparation est essentielle pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs droits de brevet via le système du brevet européen. Lors d'un récent webinaire, organisé par Questel, Marie-Noëlle de la Fouchardière, directrice générale des brevets en France chez Novagraaf, a partagé les meilleures pratiques pour la gestion des procédures de délivrance de brevets européens. Nous résumons les points clés de cette présentation.

Le système du brevet européen offre aux entreprises une structure efficace pour protéger les inventions en Europe. Cependant, un certain nombre de points cruciaux sont à prendre en compte pour faire le meilleur usage de ce système.

1. Éviter les pièges liés à la revendication de priorité

Le droit de priorité peut poser des problèmes aux déposants étrangers lorsqu’ils étendent leur protection en Europe. Dans un article récent, nous avons déjà abordé l'exigence de l'Office européen des brevets (OEB) concernant l’identité des demandeurs. Une autre condition essentielle est que la demande prioritaire et la demande EP ultérieure portent sur la "même invention" (A87, CBE). L'OEB adopte une approche stricte à cet égard, exigeant que toutes les caractéristiques et combinaisons revendiquées soient divulguées dans la demande prioritaire. A défaut, la priorité ne sera pas valablement revendiquée et, si l'invention a été divulguée dans l'intervalle, la demande de brevet européen pourrait  être refusée sur la base de cette divulgation (A54, CBE).

2. Adapter le jeu de revendications pour contrôler son budget

Adapter le jeu de revendications à la pratique européenne permet de limiter les taxes supplémentaires et d’éviter les coûts inutiles.

Des taxes supplémentaires sont dues pour chaque revendication au-delà de 15 revendications dans le système de brevet européen, alors que des revendications dépendantes multiples peuvent être utilisées sans pénalité.

En outre, une seule revendication indépendante est autorisée par catégorie, avec seulement trois exceptions autorisées (R43, CBE). Il s'agit des revendications qui couvrent : des produits interdépendants (par exemple, un émetteur et un récepteur) ; différentes utilisations d'un produit ; et des solutions alternatives à un problème qui ne peuvent être couvertes par une seule revendication.

Restructurer les revendications en tenant compte de ces paramètres peut aider à limiter les coûts, en particulier :

• utiliser des dépendances multiples ; et
• sélectionner les revendications indépendantes à poursuivre et supprimer les revendications indépendantes multiples de la même catégorie qui n'entrent pas dans la liste des exceptions autorisées.

Le jeu de revendications peut être modifié au dépôt ou en réponse à l'opinion écrite (WO) de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) pour les demandes PCT.

3. Naviguer dans l'examen de fond

Une fois l’examen au fond commencé, les demandeurs recevront généralement une ou plusieurs lettres officielles (A94(3), CBE). Il est cependant possible que l'examinateur passe directement à la phase de délivrance (R71(3), CBE) lorsque l’opinion écrite accompagnant le rapport de recherche est positive.

En réponse à une lettre officielle d’examen (A94(3), CBE), le demandeur peut déposer une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires. Ces requêtes subsidiaires permettent de soumettre des "positions de repli" car elles sont examinées de manière séquentielle et uniquement si les requêtes de rang supérieur ont été refusées. Cela permet aux demandeurs d'éviter des limitations inutiles dans leurs réponses.

Il est également courant d’ajouter, dans la réponse à la lettre officielle,  une requête conditionnelle de procédure orale à titre de précaution. L'objectif est d'éviter un rejet direct l'examinateur et de s’assurer  que le demandeur aura une dernière chance d'argumenter son cas.

La procédure orale est un processus en deux étapes, comprenant une soumission écrite et une audience. Il est recommandé de prendre contact avec l'examinateur après avoir déposé la soumission écrite. Si un accord peut être trouvé à cette occasion, l’audience  sera annulée. Depuis le 2 avril 2020 les audiences ont lieu systématiquement par vidéoconférence, ce qui limite les coûts pour les demandeurs.

4. Modifications pendant la procédure d’examen

Toutes les modifications apportées à la description ou aux revendications doivent être supportées par la description.

Il s'agit d'une exigence très stricte : toute combinaison revendiquée doit être divulguée dans la même combinaison dans la description telle que déposée. Il est donc de la plus haute importance d'inclure dans le mémoire descriptif tous les éléments qui pourraient être nécessaires ultérieurement lors de l’examen de la demande.

Enfin, comme abordé dans un article récent, l'OEB a récemment renforcé ses exigences concernant l'alignement des revendications modifiées et de la description avant la délivrance.

5. Accélérer la procédure de délivrance du brevet européen

Pour ceux qui entrent dans la procédure de brevet européen via le système PCT, il est possible d'accélérer la procédure en renonçant à l'invitation à répondre à l’opinion écrite (R161/162, CBE). La renonciation ne sera effective que si le dossier est prêt à passer à la phase suivante de la procédure européenne : cela signifie que les taxes de revendication doivent être payées à l'entrée dans la phase nationale et, lorsque l'OEB est l'ISA , que les objections soulevées dans l’opinion écrite doivent être traitées.

Un autre moyen d'accélérer la procédure de demande brevet européen est de déposer une requête dans le cadre du Programme pour le traitement accéléré des demandes de brevet européen (PACE). Une requête PACE concerne une demande  de brevet européen spécifique et ne peut être déposée qu’une fois que l'examen de fond de cette demande a commencé. Les lettres officielles seront reçues dans des délais plus courts (généralement moins de trois mois). En revanche, le bénéfice du programme PACE sera perdu si le demandeur demande une prolongation de délai pour répondre à une lettre officielle.

L’accord PPH (Patent Prosecution Highway) constitue une autre voie importante pour accélérer l'examen et réduire les coûts. Dans le cadre du PPH, un office d'examen ultérieur peut réutiliser le travail d'un office d’examen antérieur pour accélérer le traitement. L’office d’examen antérieur doit avoir conclu qu’au moins certaines revendications de la demande antérieure étaient brevetables et l'examen de fond de la demande ultérieure ne doit pas avoir commencé. Le PPH permet d'obtenir des revendications cohérentes dans les pays concernés.

Enfin, il ne faut pas hésiter à s’enquérir auprès de l’office européen des dossiers en suspens.  C’est souvent un moyen efficace de les réactiver.

Pour plus de détails sur tous les points abordés ci-dessus, y compris un guide étape par étape de la procédure de recherche et d'examen de brevet européen, veuillez regarder l'enregistrement du webinaire. Vous pouvez également nous contacter pour des conseils spécifiques et une assistance sur mesure sur les demandes et le processus de validation de brevet européen.

Marie-Noëlle de la Fouchardière est Directrice Générale – Brevets, Novagraaf, France.