Le sponsoring ne vaut pas usage valable, la renommée non plus !

Dans son arrêt du 29 septembre 2020, la Cour d’Appel de NANCY, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé la déchéance de la marque semi-figurative L'EQUIPE n° 96 654 944, pour les services d’éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles en classe 41.

De manière classique, cette déchéance résulte d’une réplique d’une tierce partie, la société Sport Co & Marquage, attaquée en contrefaçon par L'EQUIPE pour son dépôt et usage de la marque EQUIP'SPORT en classe 41. La meilleure défense, c’est l’attaque ! 1

En 1ère instance, le TGI de Strasbourg, même s’il a reconnu la renommée de la marque L'EQUIPE, a prononcé sa déchéance en classe 41. Ce jugement est confirmé par la Cour d’Appel de Colmar qui y ajoute les classes 25 et 28.

L'EQUIPE forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt précédent seulement en ce qu’il a prononcé la déchéance en classe 41 (cf. Cass. 27 mars 2019).

C’est donc sur renvoi que la Cour d’appel de Nancy avait à se prononcer sur ce point précis.

Pour tenter de maintenir ses droits, L'EQUIPE faisait valoir :

• l’usage valable de sa marque pour des activités sportives en classe 41 du fait de la manifestation sportive intitulée les « 10 km L’Équipe » organisée depuis 2011 par une filiale.
• sa haute renommée en France pour désigner notamment des activités d’édition et une chaine de télévision en matière sportive, ainsi qu’un usage pour des services d’éducation, de formation et de divertissements

La Cour d’Appel rappelle que la preuve d’un usage sérieux au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle2 incombe au titulaire de la marque et s'entend d’un usage effectif sur le marché pour désigner les produits et services commercialisés par le titulaire de la marque ou une personne autorisée.

Au sens des textes, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.

Si la Cour reconnait l’existence depuis 2011 de la course les « 10 km L’Équipe », elle retient que :

• cette dernière est organisée par une filiale
• même si L'EQUIPE est le partenaire de la course et aurait autorisé l’usage de sa marque, il convient de vérifier s'il s'agit bien d’un usage à titre de marque pour une activité sportive.

En l’espèce, selon la Cour, il ne s’agit pas ici d’un contrat de licence de marque, mais d’une opération de publicité de L'EQUIPE pour son activité de presse dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif (dit « sponsoring »).

Le but de ce partenariat est de lui conférer une visibilité auprès des participants, du public notamment par le biais des médias.

Ainsi, L’EQUIPE assure la publicité de sa marque pour les produits ou services qu’elle développe elle-même, et non pour désigner une activité sportive.

Tel serait également le cas pour les banques, compagnies d’assurance ou autres parrainant un événement sportif organisé par un tiers pour réaliser une opération publicitaire destinée à promouvoir leurs propres services (banque, assurance, etc..) et non une activité sportive en tant que telle.

Conclusion : Le parrainage sportif de L'EQUIPE constitue ici une publicité pour des activités de presse et de média, et non pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers, même s’il s’agit d’une filiale. Il ne s’agit donc pas d’un usage valable et la déchéance de la marque en classe 41 est confirmée.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à nous envoyer un mail à tm.fr@novagraaf.com.

Carole Roger, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France

[1] « Note pour plus tard » : Il est important de conserver cela à l’esprit avant d’agir, ceci d’autant plus que les actions en déchéance pour non-usage sont désormais facilitées par des procédures administratives devant l’INPI.

[2] L 714-5 : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un usage de la marque au sens du premier alinéa : 1° l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque... »