La réforme du droit des marques

La directive dite « Paquet marques » est désormais transposée en droit français, voici les changements majeurs apportés par l’ordonnance du 13 novembre et le décret d’application du 9 décembre.

1. Dispositions relatives aux éléments constitutifs de la marque

• L’obligation de représentation « graphique » du signe, qui était auparavant une condition prévue par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), est supprimée. Seule demeure l’obligation de pouvoir représenter le signe dans le registre national des marques de façon à ce que l’objet de la protection soit clairement et précisément déterminé.
  -> Cette modification pourrait permettre d’élargir les possibilités de dépôt aux marques non graphiques telles que les marques de mouvement (vidéos) ou les marques olfactives ou gustatives. Toutefois la difficulté de représentation de ces marques demeure et il faudra voir en pratique ce que le législateur entend par une représentation précise et claire de l’objet de la protection pour ce type de marques.

• L’article L. 711-2 du CPI distingue désormais, comme c’est déjà le cas dans le Règlement sur la Marque de l’Union Européenne (RMUE), entre l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif d’un signe.
  -> Une marque pourra donc être annulée pour absence de caractère distinctif, même si elle n’est pas purement descriptive. La jurisprudence de l’EUIPO à cet égard devrait pouvoir permettre d’anticiper la mise en application de ce changement par l’INPI.
   
• L’article L. 711-3 du CPI sur les motifs relatifs intègre la marque de renommée. Un signe ne peut être enregistré ou est susceptible d’être déclaré nul s’il porte atteinte à une marque enregistrée jouissant d’une renommée en France (ou dans l’Union européenne pour une marque de l’UE) et ce, peu important que les produits et services désignés soient similaires ou non à ceux couverts par la marque antérieure. Comme prévu dans le RMUE, il est toutefois nécessaire de prouver que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
   
• L’article L.711-3 du CPI prévoit également un régime spécifique pour la marque notoirement connue. Un signe ne peut être enregistré ou est susceptible d’être déclaré nul s’il porte atteinte à une marque notoirement connue pour des produits et services identiques ou similaires, sous réserve qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

2. Dispositions relatives à l'acquisition du droit de marque

• L’article L. 712-3 du CPI prévoit désormais que toute personne peut formuler des observations écrites pour demander le rejet d’une demande de marque dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.
  -> Suppression de la mention « toute personne intéressée». Un mandataire pourrait donc désormais formuler des observations sans mentionner le nom de son client.

Sur la procédure d'opposition

• Les droits antérieurs sur la base desquels une opposition peut être formée sont élargis (article L. 712-4 du CPI). Il est désormais possible de former opposition sur la base des droits antérieurs suivants :
  • Marque jouissant d’une renommée (dans les conditions prévues à l'article L. 711-3 du CPI) ;
  • Dénomination ou raison sociale ;
  • Nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale ;
  • Le nom d’une entité publique.

A noter qu’en dehors de la marque de renommée, il est nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

• Possibilité de fonder l’opposition sur plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu’ils appartiennent au même titulaire.
• L’article L. 712-5 du CPI prévoit désormais une phase d’instruction préalable d’une durée d’un mois.
• Dans le cas d’une opposition basée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, l’article L. 712-5-1 du CPI précise qu’en cas de demande de preuves d’usage, l’opposant devra démontrer un usage de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.
• L’usage sérieux de la marque antérieure devra désormais être démontré pour tous les produits et services invoqués dans la procédure d’opposition.

3. Dispositions relatives aux droits conférés par la marque

• L’atteinte à une marque de renommée est désormais sanctionnée au titre de la contrefaçon (article L. 713-3 du CPI), et non plus au titre de la responsabilité civile.
   
• L’article L. 713-3-1 du CPI élargit la liste des actes ou usages considérés comme contrefaisants (apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement ; offre, mise sur le marché ou détention à ces fins des produits ; usage comme nom commercial ou dénomination sociale etc.).
  -> A noter que ces actes ou usages étaient déjà condamnés par la jurisprudence.
   
• L’interdiction des marchandises en transit suspectées de contrefaçon est rétablie par l’article L. 713-3-2 du CPI.
  -> Les autorités douanières pourront réaliser des retenues sans que le titulaire de la marque ait à prouver que ces produits sont destinés à un État où leur commercialisation est interdite.
   
• En outre, il sera désormais possible d’interdire des actes préparatoires à la contrefaçon, tels que l’usage de conditionnements, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque (art. L. 713-3-3 du CPI).
   
• Lorsqu’une marque est citée dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, l’article L. 713-3-4 du CPI ajoute la possibilité de demander à l’éditeur de préciser, dans l’édition suivante, qu’il s’agit d’une marque enregistrée si cela n’a pas été fait.
  -> Cette nouvelle disposition permet d’empêcher la dégénérescence d’une marque.
   
• L’usage dans la vie des affaires d’un signe portant atteinte à une marque notoirement connue est sanctionnée au titre de la responsabilité civile et non au titre de la contrefaçon (article L. 713-5 du CPI).

4. Dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives

• Toute mention de la « marque collective de certification » est supprimée.
• Outre la marque collective, est introduite la « marque de garantie », qui permet de garantir la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques des produits ou services. Le dépôt de ces marques collectives ou de garantie doit être accompagné d’un règlement d’usage.

5. Nouvelles compétences de l'INPI

• Actions en nullité à compter du 1er avril 2020 :
  • L’INPI bénéficie d’une compétence exclusive si l’action est fondée à titre principal.
  • Les tribunaux de grande instance conservent leur compétence exclusive pour les demandes en nullité lorsqu’elles sont fondées sur une atteinte à un droit d’auteur, un droit sur les dessins et modèles ou un droit de la personnalité (art. L. 711-3 du CPI, 6° à 8°), lorsqu’elles sont connexes à toute autre demande relevant de leur compétence, et/ou lorsque des mesures probatoires ou provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque et que ces mesures sont en cours d’exécution avant une action au fond (art. L. 716-5 du CPI).
  • Les demandes en nullité devant l’INPI ne nécessitent pas la démonstration d’un intérêt à agir, contrairement aux demandes portées devant les tribunaux de grande instance.
  • La demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sauf si elle est fondée sur une marque notoire – auquel cas l’action se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée.
  • La décision du Directeur de l’INPI produit les mêmes effets qu’un jugement.
  • Le Directeur de l’INPI statue également sur les frais.
  • L’action est irrecevable si le demandeur ne fournit pas, à la requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq ans précédant la date de la demande en nullité.

• Actions en déchéance à compter du 1er avril 2020 :
  • L’INPI bénéficie d’une compétence exclusive si l’action est fondée à titre principal.
  • Les tribunaux de grande instance conservent leur compétence exclusive pour les demandes en déchéance lorsqu’elles sont connexes à toute autre demande relevant de leur compétence, et/ou lorsque des mesures probatoires ou provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque et que ces mesures sont en cours d’exécution avant une action au fond (art. L. 716-5 du CPI).
    -> Le point de départ de la période de cinq ans pour l’usage doit être au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque. Les modalités de calcul de ce point de départ sont fixées par décret : Article R.716-21 : « les pièces produites pour le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.
    • Le principe du « silence vaut rejet » est appliqué si le Directeur de l’INPI n’a pas statué dans un délai de 3 mois qui court à compter de la date de fin de le phase d’instruction.
    • La décision du Directeur de l’INPI produit les mêmes effets qu’un jugement.
    • Le Directeur de l’INPI statue également sur les frais.

6. Autres remarques

• Sur la forclusion par tolérance : la Directive laissait aux Etats la possibilité d’élargir l’application de ce principe à des droits autres que les marques, mais la France n’a pas pris cette option.
• Sur la prescription de l’action en contrefaçon : la loi n’ayant pas fixé de point de départ, il était admis en jurisprudence que le délai de prescription de cinq ans courait à partir du jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dernier acte de contrefaçon. L’article L. 716-4-2 du CPI prévoit désormais que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.
• Le montant des taxes de l’INPI a été modifié pour certaines prestations et notamment, le dépôt de marque, le renouvellement et l’opposition. La principale nouveauté est la création d’une taxe par classe pour le dépôt et le renouvellement de marque (en remplacement d’une taxe pour 1 à 3 classes).
• L'ordonnance et son décret d'application entrent en vigueur le 11 décembre 2019. A noter que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables :
  • aux demandes d’enregistrement déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance;
  • aux demandes d’extension enregistrées par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) antérieurement à cette entrée en vigueur ;
  • aux demandes de renouvellement des marques pour lesquelles le délai d’un an prévu pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir avant l’entrée en vigueur du texte ;
  • aux oppositions formées à l’encontre d’une demande d’enregistrement déposée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
  • à certaines instances en nullité introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (ord. n° 2019-1169, art. 15).

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