Loi PACTE : Changement de régime pour les certificats d’utilité en France

Les nouvelles mesures applicables aux certificats d’utilité sont entrées en vigueur le 11 janvier 2020 (publication du décret d’application n°2020-15) :

• allongement de la durée de protection à 10 ans (contre 6 ans auparavant),
• possibilité de convertir un certificat d’utilité en demande de brevet (seul l’inverse était possible auparavant).

On rappelle qu’un certificat d’utilité se présente sous la même forme qu’une demande de brevet mais s’en distingue par l’absence de rapport de recherche et donc d’examen de la brevetabilité. Le certificat d’utilité correspond globalement à ce que l’on nomme « modèle d’utilité » (ou « utility model ») dans d’autres pays comme l’Allemagne (« Gebrauchsmuster ») ou la Chine. Une différence est qu’en France il n’est pas limité au type d’objet alors qu’en Allemagne et en Chine il ne s’applique qu’aux dispositifs (pas aux procédés).

Nous avions déjà évoqué ce changement de régime dans le cadre de notre article du 9 janvier 2020 sur « Conséquences de la Loi PACTE en matière de brevets ». Suite à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, nous attirons votre attention sur des aspects pratiques et stratégiques.
D’un point de vue pratique :

• la requête en transformation d’un certificat d’utilité en demande de brevet doit être présentée avant le début des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité (18 mois à compter de la date de priorité) : il est donc recommandé de déposer la requête dans les 16 mois à compter de la date de priorité (premier dépôt),
• la requête en transformation est applicable à toutes les demandes de certificat d’utilité déposées depuis le 11 janvier 2020,
• l’allongement de la durée de protection du certificat d’utilité est applicable à tous les certificats d’utilité qui ont moins de 6 ans révolus au 10 janvier 2020 (date de publication du décret), sous réserve du paiement des redevances annuelles dues bien entendu.

D’un point de vue stratégique, on note que le dépôt de modèles d’utilité est très pratiqué en Allemagne et en Chine. On peut donc s’attendre à un changement de pratique en France, particulièrement avec l’entrée en vigueur prochaine de l’examen de l’activité inventive pour les demandes de brevet. Par exemple, en cas de doute sur la nouveauté ou sur l’activité inventive d’une invention, il pourrait être opportun de déposer une demande de certificat d’utilité ou de transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité, pour éviter d’encourir un rejet. Le certificat d’utilité pourrait aussi être recommandé pour des PME qui hésitent à déposer une demande de brevet ou qui n’ont pas les moyens de déposer, et maintenir en vigueur, une demande de brevet pour chacune de leurs inventions brevetables. Le coût du dépôt devrait être très proche d’une demande de brevet mais le coût de la procédure d’examen sera moindre puisque limité à un examen de forme. Par ailleurs, le dépôt d’une demande de certificat d’utilité en parallèle d’une demande de brevet, comme cela se pratique déjà en Allemagne et en Chine, offre un intérêt stratégique, notamment pour un déposant qui souhaite disposer d’un titre permettant d’agir rapidement contre un tiers.

Vincent Robert, Conseil en Propriété Industrielle – Brevets – Directeur de département Mécanique, Paris.