Affaire Eli Lilly contre Fresenius

Le produit ne reproduit pas de manière littérale la revendication principale. Étudions alors la contrefaçon par équivalence ! Non, répond le Tribunal Judiciaire, considérons la contrefaçon par reproduction !

Dans le jugement du 11 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, condamnant les sociétés Fresenius Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France (ci-après "Fresenius") à payer à la société Eli Lilly, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 313 508, la somme à titre provisionnel de 8 millions d’euros, nous remarquons un aspect très intéressant relatif à la caractérisation de la contrefaçon.

Pour référence immédiate :

D'une part, la revendication du brevet européen EP 1 313 508 porte sur l'utilisation de pemetrexed disodique pour fabriquer un médicament destiné à traiter des cancers, et se lit comme suit :

"1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine."

D'autre part, le médicament générique distribué par Fresenius est destiné à traiter des cancers, comprend du pemetrexed diacide, et doit être combiné avec de la vitamine B12.

D’abord, comme l'ont bien remarqué les parties et le Tribunal Judiciaire, le médicament générique contient du pemetrexed diacide, alors que la revendication 1 mentionne explicitement du pemetrexed disodique.

Ainsi, il existe une différence de forme entre le produit argué de contrefaçon et la revendication du brevet, si bien que l'on aurait pu s'attendre à ce que la contrefaçon littérale soit écartée, et que les conditions de la contrefaçon par équivalence soient étudiées.

Mais, le Tribunal Judiciaire a décidé de rester sur le terrain de la "contrefaçon directe par reproduction". En effet, la portée du brevet peut être interprétée à la lumière de la description car s'agissant de la partie française d'un brevet européen, le Tribunal Judiciaire s'appuie sur l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen qui dispose :

" L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications."

Le Tribunal Judiciaire note même que lors de la procédure de délivrance :

• "le terme « antifolate » initialement visé dans la revendication principale, du brevet tel que déposé, a été remplacé par celui de « pemetrexed », pour exclure d’autres antifolates qui n’étaient pas envisagés par le breveté et pour répondre à un défaut de clarté, mais également pour pallier une éventuelle objection de nouveauté et d’activité inventive"
• "l’examinateur a formé une objection exclusivement formelle, pour ajout de matière, sans pour autant soulever un quelconque défaut d’activité inventive, car le « pemetrexed » constitue un composé chimique distinct du
  « pemetrexed disodique », visé dans la demande de brevet"

Cependant, après lecture de la description, le Tribunal Judiciaire indique que :

• " L’homme du métier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l’anion (qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables), lequel combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à un acide folique), et comprendra, sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées au brevet."
• " La modification (NDLR : remplacer « antifolates » par « pemetrexed disodique »), …. ne modifie en rien le socle sur lequel l’interprétation doit être opérée et elle est sans incidence aucune, sur l'étendue de la protection conférée."

Ainsi, en ce qui concerne la portée des revendications, le Tribunal Judiciaire décide que :

• " La portée du brevet s’étend donc à toutes les formes de pemetrexed pharmaceutiquement acceptables (sel ou autres), employées en combinaison avec les deux autres substances."

En résumé, le Tribunal Judiciaire décide, après lecture de la description, que la protection couvre toutes les formes du pemetrexed, même si la revendication mentionne le pemetrexed disodique, et même si cette limitation a été introduite par le breveté car le pemetrexed de manière générale n'est pas mentionné dans le texte du brevet.

Finalement, en ce qui concerne la contrefaçon, le Tribunal Judiciaire décide que la contrefaçon par reproduction est caractérisée, n'étudie pas la contrefaçon par équivalence et condamne Fresenius à payer à titre provisionnel 8 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice d'Eli Lilly.

Par ailleurs, Fresenius est également condamnée à payer à titre provisionnel 20 millions d’euros pour des actes de concurrence déloyale.

Pour conclure sur la caractérisation de la contrefaçon, on peut noter que la contrefaçon par reproduction ("contrefaçon littérale") a été retenue, quand bien même il existe une différence de forme entre le produit finalement jugé contrefacteur et le libellé de la revendication.

Cette approche n'a pu se faire qu'en s'appuyant sur la description, et peut être considérée comme favorable au breveté. Cependant, il sera intéressant de voir si Fresenius interjette appel et il sera alors très instructif d'étudier les motifs de la décision de la Cour d'Appel, notamment sur la caractérisation de la contrefaçon : littérale ou par équivalence ? Ou par reproduction des moyens essentiels ?...

Cyrille Poindron, Conseil en Propriété Industrielle à l'agence Novagraaf de Genève en Suisse.