La marque de certification - l’exception nécessaire à la fonction essentielle de la marque

La réforme de la marque de l’Union européenne a permis l’avènement d’un nouveau type de marque tant au niveau de l’Union européenne qu’à celui de nombreux états membres.

La marque de certification de l’Union européenne nait en 2017 suite à la réforme du Règlement sur la marque. Bien que la Directive d’harmonisation laisse la transposition en droit national à l’appréciation des Etats membres, nombreux sont ceux qui suivront. C’est notamment le cas du Benelux en 2019. En revanche, 13 Etats membres dont la France connaissaient déjà un régime similaire.  

En droit EU, on ne connaissait jusque là que deux types de marques :

• La marque individuelle déposée et utilisée par des entreprises ou des particuliers pour désigner des produits et services dont ils sont à l’origine ;
• La marque collective déposée par des associations et des collectivités et utilisée par leurs membres et affiliés pour désigner des produits et services dont ils sont à l’origine. Cette marque collective a pour particularité qu’elle ne peut être utilisée par le déposant et doit être accompagnée d’un règlement d’usage à destination des utilisateurs.

Le Benelux connaissait un régime très similaire à cette exception près que la marque collective Benelux pouvait être utilisée par son titulaire.

La France quant à elle faisait déjà la distinction entre les marques collectives dites simples et les marques collectives de certification. Le législateur a profité de la transposition de la Directive pour clarifier le statut de ces marques en renommant la marque collective de certification en marque de garantie.

En mettant en place la marque de certification, l’EU crée un droit dont la fonction essentielle n’est plus d’indiquer l’origine des produits ou des services mais de certifier que ces produits ou services répondent à des caractéristiques précises.

En effet, la marque peut remplir un certain nombre de fonctions mais sa fonction essentielle est de permettre au public d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service et donc de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Les marques individuelles et collectives remplissent parfaitement cette fonction.

La marque de certification, en revanche, ne permet absolument pas d’identifier l’origine d’un produit et d’un service, sa fonction première étant d’indiquer au public que le produit ou le service en question répond à des caractéristiques précises, généralement des critères de qualité. Ainsi, ce type de marque est particulièrement indiqué pour protéger des labels utilisés par des tiers afin d’attester de la qualité reconnue de leurs produits ou services.

Mais était-ce vraiment nécessaire de prévoir un régime spécifique ?

En effet, sous l’ancien régime, les labels étaient déjà protégés mais les déposants devaient choisir entre un dépôt de marque individuelle et un dépôt de marque collective. Ceux qui faisaient le choix de la marque individuelle se voyaient toutefois obligés d’imposer des licences à leurs utilisateurs afin de garder un contrôle sur les conditions d’usage de la marque tandis que les autres conditionnaient l’usage de leur marque collective à ceux qui répondaient aux critères certifiés par le label.

Ce système comporte néanmoins des lacunes et crée une insécurité juridique mise en évidence par l’arrêt « Fleur de Coton » du 8 juin 2017. *

L’arrêt en question a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par un tribunal allemand dans l’affaire qui oppose Wolfgang Gözze, fabriquant de textile en coton et le Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), association titulaire d’une marque de l’Union européenne individuelle pour le logo suivant :

Par le biais de contrats de licences, le VBB autorise des fabricants de textiles à apposer ce signe sur leurs produits s’ils s’engagent à respecter certains critères de qualité contrôlés périodiquement par le VBB.  

Le VBB engage une action en contrefaçon contre M. Gözze qui appose le signe sur ses produits alors qu’il n’a conclu aucun contrat de licence. En réponse, Gözze introduit une action en déchéance et invoque la nullité de la marque, selon lui, purement descriptive et dépourvue de caractère distinctif et donc ne pouvant faire l’objet d’un usage sérieux. Si cette dernière action est rejetée, elle sème néanmoins le doute sur la question de l’usage sérieux de cette marque. Il est clair en effet que le public perçoit cette marque comme un label de qualité et non comme une indication de l’origine des produits visés.

Se pose dès lors la question de l’utilisation en tant que label de qualité d’une marque individuelle. Peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque à l’égard de produits pour lequel ce label est utilisé ? En d’autres termes, est-ce que l’usage d’une marque individuelle en tant que label de qualité est conforme à la fonction essentielle de la marque, la fonction d’indication d’origine ?

C’est un non pour la Cour et une très mauvaise conclusion pour tous les titulaires de labels qui ont fait le choix de la marque individuelle au lieu de la marque collective, seule autre alternative existant jusque 2017.

Ainsi, cet arrêt met non seulement en évidence la nécessité pour les déposants de choisir le type de marque adéquat et mais également la pertinence de la création d’une marque de certification qui vient clarifier et préciser les options disponibles.

Unique par sa fonction, la marque de certification partage néanmoins nombre de points communs avec ses grandes sœurs.

Cette nouvelle marque de certification se différence des autres marques principalement dans sa fonction essentielle.

Elle n’échappe donc pas aux critères de protection de base de la marque : Elle doit démontrer un caractère distinctif suffisant et ne peut être descriptive. Elle est également soumise à l’obligation d’usage.

Aussi, tout comme la marque collective, sa quasi-jumelle, la marque de certification doit être accompagnée par un règlement d’usage.

Les principales règles qui s’appliquent à la marque de certification 

• La marque de certification peut porter sur un grand nombre de caractéristiques des produits et services certifiés, à l’exception de leur provenance géographique ;
• Le titulaire de la marque est une association, une collectivité, un organisme certificateur qui se préoccupe du respect de la qualité d’un produit ou service. Il exerce (ou délègue) la fonction de certification, met en place des contrôle réguliers et prends les sanctions qui s’imposent lorsque les critères permettant d’obtenir la certification ne sont plus rencontrés. L’exercice de ces fonctions lui impose logiquement la neutralité de sorte qu’il ne peut lui-même fournir les produits ou service certifiés et donc utiliser la marque. Rien ne l’empêche toutefois de déposer une marque pour des services de certification, services qu’il exerce effectivement.
• Un règlement d’usage doit être soumis dans les deux mois du dépôt. Ce document, revu très minutieusement par les Examinateurs de l’EUIPO, doit notamment décrire très précisément les caractéristiques des produits et services faisant l’objet de la certification. Il doit mentionner les conditions pour obtenir la certification et la conserver, expliquer comment le titulaire contrôle périodiquement le respect de ces conditions et quelles sanctions il compte appliquer en cas de non-respect. Dans la mesure où ce document reprend toutes les conditions d’usage de la marque, il n’est plus nécessaire de conditionner l’usage de la marque par les utilisateurs à la prise d’une licence.

Tout cela peut paraitre très simple, mais nombreux sont les déposants qui ne sont jamais parvenus à obtenir le certificat libérateur En effet, sur plus de 400 marques de certification déposées devant l’EUIPO, moins de la moitié est parvenue à enregistrement. Sur les 100 dépôts qui sont actuellement en cours d’examen, un grand nombre le sont depuis plusieurs années, enchaînant les refus pour règlement incomplet ou choix de marque inadéquat.  

Il est intéressant de noter qu’il existe dans le registre Benelux autant de marques (ou dépôts) de certification qu’au niveau EU alors qu’il s’agit d’un droit plus récent. Ceci s’explique notamment par l’invitation faite par l’OBPI aux titulaires de marques à requalifier leurs marques collectives existantes en marques de certification.

Une question importante reste néanmoins sans réponse.  Comment démontrer l’usage sérieux d’une marque de certification ? Il est encore trop tôt pour le dire mais dans la mesure où les premières marques de certification tomberont sous obligation d’usage dans le courant de l’année 2023, nous en entendrons bientôt parler.

*arrêt de la CJE n°C-689/15 du 8 juin 2017, W.F. Gözze Frottierweberei Gmbh c. Verein Bremer Baumwollbörse.

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Sandrine Collin, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, Belgique.