Modellenrecht en kwade trouw: geen grond voor nietigverklaring

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent een uitspraak gewezen over een modelregistratie voor een bepaald type scooter. Het betrof een nietigheidsprocedure waarin werd aangevoerd dat de modelaanvraag indertijd te kwader trouw is ingediend. Koen de Winder bespreekt de kwestie en het fenomeen kwade trouw in het modellenrecht.

Inleiding

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van en voortbrengsel of een deel daarvan. Een model komt voor bescherming in aanmerking wanneer het eigen karakter heeft en nieuw is. Dat betekent dat het model niet identiek mag zijn aan een bestaand model en het moet een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken dan reeds bestaande modellen.

Modelregistraties kunnen nietig verklaard worden. De nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving. Dat betekent dat de modelregistratie wordt geacht nooit bestaan te hebben. De Europese modellenverordening bevat een aantal gronden waarop nietigheid van een model gebaseerd kan worden.

Feiten

Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) heeft in 2006 een gemeenschapsmodel ingeschreven bij het Europese merkenbureau (EUIPO).

Asian Gear B.V. is een Nederlandse scooterproducent, die inmiddels is uitgegroeid tot een grote speler op de Nederlandse scootermarkt. In 2016 heeft Asian Gear het EUIPO verzocht de door Multimox ingeschreven gemeenschapsmodelregistratie te vernietigen. Zij baseerde haar verzoek op een eerder geregistreerd Chinees modelrecht. Uiteindelijk is doorgeprocedeerd tot het Gerecht van de Europese Unie, dat op 22 september 2021 uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Kwade trouw in het modellenrecht

Voor het Gerecht betoogt Asian Gear dat de Kamer van Beroep van het EUIPO geen rekening heeft gehouden met de kwade trouw van Multimox bij behandeling van het verzoek tot nietigverklaring.

Het begrip ‘kwade trouw’ is een autonoom begrip in de Europese Unie. Dat betekent dat dit begrip eenvormig moet worden uitgelegd binnen de gehele Europese Unie. Desondanks is het begrip ‘kwade trouw’ niet in de wetgeving gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven. Doorgaans veronderstelt kwade trouw de aanwezigheid van een oneerlijke gemoedstoestand of intentie.

In de hierboven genoemde zaak oordeelde het Gerecht dat het irrelevant is of de houder van een model zijn aanvraag te kwader trouw zou hebben ingediend. Dit is geen nieuwe visie. In vaste rechtspraak is reeds geoordeeld dat het kwade trouw-argument irrelevant is, aangezien niet de vraag aan de orde is of een van de betrokken modellen van het andere is gekopieerd, maar of deze modellen dezelfde algemene indruk wekken. In het kader van het onderzoek naar toepasselijke nietigheidsgronden moet dan ook worden geoordeeld dat een uitspraak over het gedrag van de houder van het betwiste model niet belangrijk is. Bovendien volgt uit vaste rechtspraak dat kwade trouw niet als rechtsgrond in een nietigheidsprocedure kan worden aangevoerd.

Het Gerecht concludeert dat het eventuele bestaan van kwade trouw bij Multimox niet tot een andere uitkomst kan leiden. In deze zaak gaat het niet over de gedraging van een houder, maar om de nieuwheid van het betwiste model. Daarnaast wordt het begrip 'kwade trouw' niet genoemd als nietigheidsgrond in de Europese modellenverordening.

Het Gerecht kan daarom niets anders dan de vordering tot nietigverklaring afwijzen.

Kwade trouw in het merkenrecht

Merkenrechtelijk wordt anders aangekeken tegen het begrip 'kwade trouw'. In het merkenrecht is sprake van kwade trouw wanneer blijkt dat de houder van een merkregistratie de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Waar kwade trouw in het modellenrecht geen grond voor nietigheid oplevert, kan een merkregistratie wel nietig worden verklaard op het moment dat de inschrijving van dit merk te kwade trouw is ingediend.

Conclusie

Kwade trouw is niet altijd gemakkelijk te bewijzen, aangezien de malafide intentie van de wederpartij moet worden aangetoond. Wat de slagingskansen zijn van een beroep op nietigverklaring en welke gronden in een procedure moeten worden aangevoerd, verschilt per individueel geval. Onze consultants adviseren u graag over de stappen die voor u passend zijn. Neem voor advies op maat contact op met onze consultants of via het contactformulier.

Koen de Winder werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.

Insights liés

Nova IP Hour

Prouver l’usage de sa marque en Union Européenne depuis les Etats-Unis : And the winner is les “Oscar” !

Afin de prouver l’usage de la marque européenne OSCAR pour des services de divertissement, son titulaire a bien évidemment utilisé des documents en lien avec la cérémonie des Oscar qui se déroule aux Etats-Unis. Cela n’exclut pas un usage en Union Européenne. Il faut bien distinguer entre le lieu où les services sont « produits » et le lieu où la marque est utilisée. Seul ce dernier doit être pris en compte. Or s’agissant de la marque OSCAR il est très clair que la cérémonie en elle-même est diffusée sur de nombreuses chaines en Europe ! Lire la suite

Par Aurélie Guetin,
Prouver l’usage de sa marque en Union Européenne depuis les Etats-Unis : And the winner is les “Oscar” !
Nova IP Hour

JUB - Inscription des mandataires en tant que représentant

A partir du 1er janvier 2023, débutera la « SUNRISE PERIOD ». Conformément à la feuille de route de la JUB, cette période de mesures transitoires offrira la possibilité de s'inscrire en tant que représentant. Selon l'article 48 de l'AJUB (l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet), les professionnels pouvant prétendre au titre de représentant sont : les avocats autorisés à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant ; et les mandataires en brevets européens qui sont habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets et qui possèdent les qualifications appropriées telles que le « European Patent Litigation Certificate » (EPLC). Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
JUB - Inscription des mandataires en tant que représentant
Hot topics

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

Le calendrier prévisionnel de la JUB reprenant l’ensemble des dates et activités clés est disponible. Cette feuille de route s’intéresse notamment aux étapes liées au recrutement, au budget, à la ratification, etc. L’entrée en vigueur de l’accord de la JUB est actuellement prévu pour le 1er avril 2023 : date à partir de laquelle la Cour devrait commencer à recevoir des affaires. Vous trouverez dans cet article nos publications pour suivre en temps réel la feuille de route de la juridiction unifiée du brevet.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.