Altérer ou ne pas altérer l’usage de votre marque française ?

Nécessité et/ou tentation de la communication conduisent parfois les titulaires de marques à ne pas exploiter ces dernières sous la forme (strictement) déposée. 

Or, nous rappelons :

• Qu’en vertu de l’article L714-5 §1. du Code de la Propriété Intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
• Que pour accorder aux titulaires de droits une « certaine » souplesse dans l’usage de leur marque, l’article susmentionné du Code de la Propriété Intellectuelle assimile à un usage sérieux celui d’une « marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif » (cf. §2. point b),

La question se pose donc de savoir quelles sont les modifications susceptibles d’altérer le caractère le caractère distinctif de votre marque et où réside ce dernier.

Voici quelques exemples récents de la jurisprudence française pour illustrer l’appréciation de l’usage modifié d’une marque française :

1. La modification de forme/suppression de graphismes au sein d’une marque semi-figurative est parfois permise :

• Usages modifiés valables: 
• Marques françaises telles que déposées: 

(pour des produits et services en classes 16 et 41 liés aux paris en matière de courses hippiques)

La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt récent (n°RG 17/17646 – 07/06/2019), considéré que la modification apportée dans les usages susmentionnés  « concerne simplement la forme du cartouche avec la suppression de crinières [de cheval] stylisées d’une tonalité plus claire » des marques françaises en cause et que le caractère distinctif de ces dernières n’était pas altéré  au motif notamment « que la couleur attractive de chaque cartouche, à savoir respectivement bleu, orange, jaune et rouge pour les marques semi-figuratives “Simple” “Couplé” “Trio” et “Quinté +”, demeure inchangée, comme l’élément verbal qui constitue l’élément essentiel du dépôt et qui est repris en minuscules avec l’initiale en majuscule. La perception visuelle et intellectuelle demeure ainsi très voisine tandis que la perception phonétique est strictement identique » (la décision du TGI de Paris sera infirmée en ce qu’elle avait prononcé la déchéance des marques française en cause).

Notre commentaire : la validité de cet usage modifié peut être considérée comme très favorable au titulaire en ce que les termes « “Simple” “Couplé” “Trio” et “Quinté +” » peuvent être perçus comme usuels ou faiblement distinctifs pour des produits / services du secteur des paris sportifs et qu’il n’est pas évident de discerner le graphisme de crinière de cheval (de par sa stylisation) qui est supprimé dans les usages en cause.

2. L’usage indépendant d’une partie d’une marque française a été reconnu sérieux lorsque :

L’autre partie de cette marque est en particulier redondante :

• Usages modifiés valables: LA PIERRE DU VALLAT
• Marques françaises telles que déposées: LES PIERRES DU VALLAT LA PIERRE DU VALLAT (pour des services en classes 35 et 41 notamment dans les secteurs de la publicité et de la formation)

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt n°RG 16/07491 – 21/03/2019) a considéré qu’ « il ne peut être contesté que l'élément distinctif de la marque verbale déposée est le terme ' pierre du Vallat' ; les signes ' les pierres du vallat' précédent le groupe ' la pierre du vallat' apparaît un élément redondant, observation étant faite que telle que déposé, le signe complet ne peut faire l'objet d'un usage réel dans la vie économique du fait de sa longueur inusuelle ».

Mais également lorsque les usages modifiés associent des éléments graphiques supplémentaires :

• Usages modifiés valables: 
• Marques françaises telles que déposées: « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET »  (pour des services en classes 35, 38, 39 et 41 relatifs à la publicité et à la distribution/publication de journaux ou périodiques)

La Chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt n°10633F – 12/12/2018) confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a considéré notamment que la marque française « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » (déposée en 2006)  se lira « monkiosque » en une seule fois et ne tire pas sa distinctivité du doublement du même mot, et que les extensions .fr et .net ne sont liées qu'aux nécessités de l'internet et ne présentent pas plus de caractère distinctif mais également que l'adjonction d'un élément figuratif et de couleurs n’altère pas le caractère distinctif de ladite marque.

Notre commentaire : La position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ainsi que de la Cour d’appel de Paris est bienveillante vis-à-vis du titulaire de la marque en cause au vu du caractère distinctif relatif du terme « monkiosque » pour les services en cause. 

Cette position est conforme  à la jurisprudence Rintisch de la CJUE (25 octobre 2012, C-553/11) dans la mesure notamment où le titulaire de la marque française en cause ne s’est pas prévalu d’une famille de marques et n’était pas dans la posture de devoir établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille (le titulaire étant également le propriétaire d’un enregistrement de marque française « MONKIOSQUE » déposée en 2011 en classes 35, 38 et 41).

3. Quid de l’adjonction à une marque verbale viticole des éléments suivants : article défini / graphismes / millésime / appellation d’origine ?

• Usage modifié non valable: 
• Marques françaises telles que déposées: PETIT CAILLOU pour des « vins blancs » en classe 33 et PETIT CAILLOU pour des « vins rouges » en classe 33

Le TGI de Bordeaux (jugement n°RG 13/11673 – 26/06/2018) a considéré que « l’élément verbal “LE PETIT CAILLOU” est désormais utilisé dans un ensemble semi-figuratif particulièrement original dans le domaine viticole, lequel lui confère un pouvoir distinctif fort et altère par suite le caractère distinctif des signes verbaux “PETIT CAILLOU” présents dans les marques premières » mais également que « l’ajout de l’article “LE” devant l’ensemble “PETIT CAILLOU” ne constitue pas davantage une modification négligeable ».

Dans cette affaire, l’usage modifié avait également été déposé à titre de marque par le titulaire et le TGI de Bordeaux  bien que rappelant à ce sujet l’arrêt Rintisch susmentionné qui énonce notamment que l’usage d’une marque sous une forme différente est permis si le  caractère distinctif de la marque n’est pas altéré « et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque », estime que le caractère distinctif des marques PETIT CAILLOU est trop altéré par l’usage modifié.

4. La modification de position et de taille d’un terme faiblement distinctif peut-elle altérer le caractère distinctif d’une marque verbale ?

• Usages modifiés valables: Interprétation à la lecture de l’’arrêt : BioVerdon Laboratoires
• Marques françaises telles que déposées: LABORATOIRE BIOVERDON (produits issus de l’agriculture biologique en classe 3 à but de nettoyage, cosmétique, bien être ou d’entretien)

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt n°RG 15/12656 – 29/03/2018) a considéré que « Les deux termes de la marque sont reproduits, et le fait de mettre en exergue le terme BIOVERDON qui en constitue l'élément distinctif dominant, par rapport au terme LABORATOIRE commun, dans le domaine de la cosmétique, auquel est ajouté un S qui n'évoque qu'une pluralité de sites, n'est pas de nature à en altérer le caractère distinctif ».

Notre commentaire : cet arrêt apparait bienveillant sur l’usage modifié valable vis-à-vis du titulaire de la marque en ce qu’il est possible de s’interroger sur la distinctivité du terme « BioVerdon » désignant potentiellement la qualité (issue du bio) et l’origine (autour de la rivière ou du Parc naturel du Verdon) des produits désignés, ce qui pourrait accroitre l’importance des modifications apportées à la marque en cause dans son usage.

Altérer ou ne pas altérer votre marque dans son usage ? 

Nul besoin de se frapper d’estoc à l’aide d’une épée empoisonnée si l’usage de votre marque a connu des transformations, de cesser nécessairement l’usage modifié de votre marque ou de procéder à un dépôt du nouvel usage mais il convient en revanche :

• De nous informer de toute modification de votre usage afin que nous fassions le point sur les éléments distinctifs de votre marque et estimions le risque de voir l’usage sérieux de cette dernière non validé par votre usage modifié ;
• De suivre avec attention l’appréciation de l’usage modifié d’une marque dans les décisions de jurisprudence qui, en tout état de cause, connaissent un caractère subjectif, comme illustré par les exemples récents susmentionnés.

Pierre Coppin est Conseil en Propriété Industrielle chez Novagraaf France.