Barbie garde sa tête : Mattel réussit à protéger le dessin de la tête de sa poupée dans l'UE

La décision du Tribunal de l'UE du 1er décembre 2021 réaffirme que ni les préférences du marché ni les considérations commerciales ou esthétiques ne sont considérées comme des limites à la liberté de conception, comme l'explique Julia Schefman.

Pour pouvoir bénéficier de la protection d'un dessin ou modèle enregistré dans l'UE, un dessin ou modèle doit satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère individuel. Un dessin ou modèle est considéré comme ayant un caractère individuel si "l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de l'impression globale produite sur cet utilisateur par tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement". Pour évaluer le caractère individuel, le tribunal examine quatre facteurs déterminants : 1) le secteur ; 2) l'utilisateur averti ; 3) le degré de connaissance de l'art antérieur et le niveau d'attention lors de la comparaison des dessins et modèles ; et 4) la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Enfin, le tribunal évalue si l'impression générale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de l'impression produite par le dessin ou modèle antérieur.

Contexte du litige relatif au dessin ou modèle de la tête de Barbie

En mai 2014, Jieyang Defa Industry Co Ltd a déposé une demande de dessin ou modèle communautaire dans la classe 21.01 de la classification de Locarno couvrant les jeux et jouets. Le dessin ou modèle consistait en une tête de poupée avec des traits du visage et un trou dans le cou (pour la fixation à un corps) mais sans cheveux. En réponse, Mattel Inc, propriétaire de la célèbre marque Barbie, a déposé une demande de déclaration d'invalidité du dessin ou modèle en août 2017. La contestation de Mattel invoquait un manque de nouveauté et de caractère individuel, sur la base de ses dessins antérieurs Defa Doll et Barbie CEO Sculpture. À titre d'illustration du manque de nouveauté, Mattel a fourni un catalogue de 2008 qui comprenait une photo d'une poupée Barbie.

En juillet 2019, la division d'annulation de l'Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a fait droit à la demande de Mattel, déclarant le dessin ou modèle contesté invalide en raison d'un manque de caractère individuel. Le recours ultérieur de Jieyang Defa Industry a été rejeté par la troisième chambre de recours de l'EUIPO en décembre 2020. Celle-ci a également estimé que le dessin ou modèle contesté manquait de caractère individuel et que les deux dessins ou modèles créaient la même impression globale sur l'utilisateur averti. Jieyang Defa Industry a fait appel de cette décision devant le Tribunal de l'UE.

La liberté de conception et l'arrêt du Tribunal de l'UE  

Pour son appréciation, le Tribunal de l'UE a approuvé la définition de l'utilisateur averti établie par la chambre de recours. Il a défini l'utilisateur averti comme étant tout membre du grand public, par exemple un enfant, un adulte qui achète la poupée pour un enfant ou un adulte qui collectionne de telles poupées. De plus, l'utilisateur averti serait familier avec les caractéristiques spécifiques des poupées et de leurs têtes.

Ensuite, la Cour a examiné le degré de liberté pertinent lors de la conception des têtes de poupées. En d'autres termes, la mesure dans laquelle le concepteur est limité dans sa conception, par exemple, par des exigences légales ou les fonctions techniques du produit. Plus le degré ce degré de liberté sera grand, plus des différences mineures seront considérées comme insuffisantes pour produire une impression générale différente du dessin antérieur, et vice versa.

Jieyang Defa Industry a cherché à faire valoir qu'elle était liée aux normes de beauté et aux préférences du marché lors de la conception de la tête de sa poupée. Toutefois, la Cour a estimé, conformément à la jurisprudence antérieure, que les considérations esthétiques et commerciales ne limitent pas le degré de liberté d'un créateur pour de tels dessins. En tant que tel, le Tribunal a partagé l'avis de la chambre de recours selon lequel le concepteur " a bénéficié d'un large degré de liberté " dans le développement des têtes de poupées et n'a pas été limité par les préférences du marché.

En comparant les impressions générales produites par les dessins et modèles, la chambre de recours avait trouvé de nombreuses similitudes entre les deux dessins et modèles, telles qu'une peau de couleur claire, un visage de forme ovale et des sourcils bruns légèrement courbés. Elle a également constaté certaines différences, étant donné que le dessin ou modèle contesté présentait une ligne de cheveux mais pas de poils et contenait un trou. Toutefois, la Commission a décidé que ces différences n'étaient pas suffisantes pour produire une impression sensiblement différente, car l'utilisateur averti comprendrait la raison du trou (pour attacher la tête de la poupée au corps) et que la tête serait finalement recouverte de cheveux.

En outre, la protection des dessins et modèles ne s'étend pas aux éléments constitutifs d'un dessin ou modèle qui ne sont pas visibles dans le cadre d'une utilisation normale, et tant le trou dans la tête que la forme du crâne sans cheveux ne seraient pas visibles dans ce contexte.

Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé cette évaluation des similitudes et la conclusion de la Chambre selon laquelle les dessins et modèles donnaient l'impression d'un visage identique. Bien que l'utilisateur averti ait été considéré comme étant attentif à un niveau relativement élevé, le Tribunal a finalement estimé que de petites différences dans les caractéristiques faciales des têtes de poupées n'auraient pas d'incidence sur l'impression générale donnée par les dessins et modèles.

Pour plus d'informations sur les droits en matière de dessins et modèles, lisez notre article "Drilling down into designs", veuillez contacter votre Conseil habituel chez Novagraaf.

Julia Schefman travaille au sein de la Knowledge Academy de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.

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