Mise à jour des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB

L’OEB vient de publier une version préliminaire de ses Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office Européen des Brevets - la nouvelle version entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Cette nouvelle version résulte du cycle de révision annuel des Directives et intègre une partie (35%) des commentaires reçus lors de la consultation publique du printemps 2021 faisant maintenant partie intégrante du cycle de révision.

Tous les chapitres des Directives comportent des amendements, mais parmi les changements importants, on notera :

(a) Incohérence entre les revendications et la description (F-IV 4.3)

La version 2021 des Directives avait imposé une approche stricte de cette exigence d’une mise en œuvre souvent peu aisée et risquée, au vu de descriptions qui se prêtent mal à cet exercice (voir à ce propos l’article de Sylvain Chaffraix).

• Si l’exigence stricte demeure dans la nouvelle version, les nouvelles Directives tentent de donner des définitions et des exemples plus précis de ce qui est ou non vu comme une discordance. En particulier, était initialement considéré comme discordant, le fait que l'objet de la description et/ou des dessins ne soit pas couvert par les revendications. Cette définition très vaste a été limitée et ne vise plus que le cas où il y a effectivement discordance entre la description et l’objet pour lequel la protection est demandée. Par exemple, un mode de réalisation qui comporte des caractéristiques non revendiquées dans des revendications dépendantes n’est pas considéré comme discordant s’il est couvert par l’objet d’une revendication indépendante. Sous la définition précédente, une certaine ambiguïté existait.

L’impact pratique de cette modification semble néanmoins limité.

• Lorsqu’elle exige une modification de la description, la division concernée doit maintenant donner des ‘exemples de modes de réalisation incohérents’ et de brèves justifications. De même, la division doit donner des exemples s’il est objecté que des caractéristiques des revendications indépendantes sont présentées comme optionnelles dans la description.

Il est toutefois à noter qu’il n’est pas exigé de la division qu’elle donne une liste exhaustive des incohérences, seulement des ‘exemples’.

• Il est précisé qu’en cas de doute relatif à l’existence ou non d’une incohérence, le bénéfice en revient au demandeur.

(b) Cession du droit de priorité en cas de demandeurs multiples (A-III 6.1)

Il est bien connu que lorsqu’une priorité est revendiquée par un demandeur d’un brevet européen qui n’est pas le demandeur de la demande de priorité, le droit de priorité doit impérativement avoir été valablement cédé avant le dépôt de la demande européenne – au risque de perdre le bénéfice du droit de priorité en cas de non-respect.

La décision T844/18 avait précisé que dans le cas de demandeurs multiples de la demande de priorité, tous les demandeurs devront avoir cédé le droit de priorité – cette précision est maintenant intégrée dans les Directives.

(c) Inventions implémentées par ordinateur - Simulations, design et modélisation (G-II 3.3.2)

Cette partie a été largement réécrite, notamment sur base de la décision G1/19, publiée en mars 2021, qui traitait de l’évaluation de l’activité inventive de simulations implémentées par ordinateur (voir à ce propos l’article de l’auteur).

Entre autres :

• Les règles générales d’évaluation de l’activité inventive d’une invention implémentée par ordinateur restent valables concernant les simulations.
• La nature technique ou non technique du système simulé n’est pas en soi décisif dans l’analyse (pour mémoire, l’un des exemples donnés dans G1/19 concernait la commande de volets en fonction de la simulation d’un système météorologique, un système vu comme ‘non technique’).
• Les données numériques produites peuvent avoir un ‘effet technique potentiel’ qui se produirait si les données étaient utilisées à des fins techniques.

D’autres changements concernent notamment des exemples plus détaillés relatifs aux priorités partielles (F-VI 1.5), ainsi que le fait que l’adresse de l’inventeur peut se limiter à son pays et lieu de résidence ou à celui du demandeur (A-III 5.3).

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Martin Kohrs, Conseil en Propriété Industrielle – Brevets, Novagraaf, France