Musée des illusions : un risque de confusion finalement illusoire

• Cette procédure d'opposition concernait deux marques figuratives contenant l'élément verbal "musée des illusions".
• La décision souligne que, dans certains cas, l'élément figuratif d'un signe complexe peut avoir une importance au moins égale à celle de l'élément verbal.
• Le tribunal a également développé le critère d’appréciation relatif à la compréhension d’une langue étrangère par les consommateurs du territoire concerné.

Le 12 mai 2021, le Tribunal de l’Union Européenne a rendu son jugement dans l'affaire T-70/20, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre deux marques figuratives contenant des éléments verbaux identiques. A contrario, la division d'opposition et la chambre de recours de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) avaient estimé qu'il y avait un risque de confusion.

Contexte

Le 29 septembre 2017, Metamorfoza doo a déposé auprès de l'EUIPO une demande d'enregistrement de la marque figurative de l'UE suivante :

La demande de marque portait sur les services de la classe 41 et notamment :

Les services de musées ; les services d'éducation dans la nature des musées conçus pour encourager et développer l'étude de la science de l'optique et de l'holographie ; conception, organisation et présentation d'expositions d'œuvres, [...] divertissement dans la nature des expositions d'hologrammes ; services de divertissement, à savoir l'organisation d'événements culturels ; l'accueil [l'organisation] d'événements de divertissement social, à savoir les fêtes d'anniversaire, les événements spéciaux.

Le 9 novembre 2017, Tiesios kreivės a formé opposition sur la base de sa marque antérieure semi-figurative (représentée ci-dessous), couvrant également les services de la classe 41 :

Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui énoncé à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement 2017/1001 (reproduction à l’identique de la marque).

Le 29 janvier 2019, la division d'opposition a reconnu l'opposition justifiée et a refusé l'enregistrement de la demande de marque pour l'ensemble des services couverts, au motif qu'il existait un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (risque de confusion entre des marques similaires).

Le 25 mars 2019, le demandeur a formé un recours auprès de l'EUIPO.

Décision de la chambre des recours

Par une décision du 2 décembre 2019, la deuxième chambre des recours de l'EUIPO a rejeté le recours, estimant qu'il existait un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

La chambre des recours a estimé que le territoire pertinent au regard de l'appréciation du risque de confusion était celui de l'Union européenne, mais, pour des raisons d'économie de procédure, s'est concentrée sur la Grèce. En outre, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public et de professionnels, conduisant ainsi à un risque de confusion élevé.

Le raisonnement relatif à la comparaison des services a été confirmé et n'a pas été contesté par les parties.

En ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants des signes en cause, la chambre des recours a constaté que la portion verbale de ces signes, à savoir l'expression "musée des illusions", était susceptible d'avoir un impact plus fort sur le public grec concerné que les éléments figuratifs respectifs. En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre a constaté qu'ils étaient visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, tandis qu'ils étaient phonétiquement et conceptuellement identiques.

La chambre des recours a estimé que la marque antérieure, dans son ensemble, n'avait aucune signification pour le public grec concerné en ce qui concerne les services muséaux en question, de sorte qu'elle présentait intrinsèquement un degré normal de caractère distinctif. Cette appréciation de la chambre des recours se fonde principalement sur la constatation par celle-ci du caractère distinctif du mot "illusions".

Le risque de confusion entre les marques a ensuite été confirmé.

Recourt devant le Tribunal

Metamorfoza a formé un recours en contestant principalement les points suivants du raisonnement de la chambre des recours :

• La chambre des recours a procédé à une analyse incorrecte, notamment des éléments constitutifs des signes en cause et particulièrement des éléments distinctifs et dominants de ces signes. Metamorfoza a fait valoir que la seule similitude entre ces signes est un élément verbal descriptif et générique susceptible de se retrouver dans toute marque relative aux services muséaux couverts par les marques en cause.
• La décision du conseil a accordé à Tiesios kreivės des droits exclusifs sur l'expression " musée des illusions " en lui accordant ainsi un monopole sur cette expression. Metamorfoza a indiqué que l'interdiction de l'utilisation de cette expression par des tiers empêcherait d'autres personnes de décrire certains services muséaux spécifiques et de communiquer sur la nature de ces services
• La division d'opposition et la chambre de recours n'ont pas suivi leur pratique antérieure. A cet égard, Metamorfoza s'est référée à plusieurs décisions de l'EUIPO dans lesquelles, en raison de la présence d'éléments figuratifs différents, aucune similitude n'a été constatée entre les marques en cause, bien que les termes et éléments graphiques soient similaires.

Décision du Tribunal

Après avoir analysé les demandes de Metamorfoza et le raisonnement de la commission, le Tribunal a annulé la décision de la commission du 2 décembre 2019.

Le tribunal a estimé que, bien que les signes en cause coïncident totalement, d'un point de vue visuel par la présence commune de l'expression " musée des illusions ". Cette expression, étant descriptive, elle n'attirerait l'attention du public grec concerné que dans une mesure limitée. En outre, les signes en cause présentent des différences sensibles, d'un point de vue visuel, par leurs éléments figuratifs, qui ne sont pas moins frappants visuellement ou moins distinctifs que leurs éléments verbaux.

Par conséquent, le degré de similitude visuelle entre les signes doit être qualifié de faible ou, éventuellement, de moyen, plutôt que de supérieur à la moyenne, comme l'a constaté la chambre des recours.

Il s'agit d'un point important qu'il convient de garder à l'esprit, car il est courant de souligner - parfois à tort - le caractère prédominant des éléments verbaux. En effet, la Cour a souligné que l’on ne peut pas automatiquement conclure, lorsqu'un signe est composé à la fois d'éléments figuratifs et verbaux, que c'est l'élément verbal qui prime. En effet, dans certains cas, dans un signe complexe, l'élément figuratif peut donc avoir un impact au moins égal à celui de l'élément verbal.

Sur la base de ce qui précède, le tribunal a estimé que la chambre de recours avait commis une erreur en estimant que les éléments verbaux des signes en cause étaient susceptibles de faire une impression plus forte sur le public concerné que leurs éléments figuratifs respectifs. Une telle appréciation ressort principalement du faible caractère distinctif de l'expression "musée des illusions".

En outre, en ce qui concerne la marque demandée, il fallait tenir compte du fait que l'élément figuratif de cette marque était nettement plus grand que cette expression et qu'il était ainsi l’élément dominant de cette marque. En ce qui concerne la marque antérieure, il convient de constater que le carré jaune vif et la représentation d'une paire d'yeux écarquillés contribuent également de manière significative à l'impression générale créée par cette marque.

La décision s'est également étendue longuement sur un point intéressant relatif à la compréhension de la langue anglaise par le public grec qui, selon la décision du Conseil, ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour comprendre le terme "illusions". Cela a conduit à rappeler un principe parfois négligé, à savoir que la connaissance d'une langue étrangère ne peut pas être présumée (voir Inditex/OHMI (affaire T-292/08)).

Bien que les données statistiques relatives à la connaissance de l'anglais en Grèce, fournies par la requérante, aient montré qu'une grande partie du public grec concerné avait différents niveaux de connaissance de cette langue, elles ne permettaient pas de conclure que la partie de ce public qui ne comprenait pas cette langue était négligeable. Par conséquent, la juridiction a considéré qu'une partie non négligeable du public grec concerné ne comprendrait pas le mot "illusions".

Cette décision rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit être envisagée de manière globale et ne peut résulter d'une application mécanique des principes.

Florence Chapin est Conseil en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, Bordeaux.

Cet article a été publié pour la première fois sur WTR Daily, qui fait partie de World Trademark Review, en juin 2021. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.worldtrademarkreview.com.