Brevets et normes

Il peut paraître contradictoire de concilier brevets et normes, puisqu’alors que les premiers visent à conférer un monopole d’exploitation sur un enseignement technique, les secondes ont pour but de permettre son utilisation par le plus grand nombre.

Pourtant, en pratique, les contributeurs à l’élaborateur d’une norme peuvent également déposer des demandes de brevets sur leurs contributions, de sorte que les brevets deviennent essentiels à la mise en œuvre de la norme. En disposant d’un ou plusieurs brevets essentiels à la norme (SEP pour « Standard Essential Patent » en anglais) le breveté peut ainsi considérer que tout produit conforme à cette norme est « automatiquement » contrefacteur de ses brevets.

Cette manne apparente pour les brevetés s’est toutefois vu tempérée par un compromis entre le droit de la propriété industrielle et le droit de la concurrence qui limite les prérogatives du breveté en l’obligeant, dès lors qu’il souhaite se prévaloir d’un brevet essentiel, à concéder des licences selon des conditions justes, raisonnables et non-discriminatoires. Ce type de licence est connu sous les acronymes FRAND (pour « Fair, Reasonable and Non Discriminatory ») en Europe, ou RAND aux Etats-Unis.

Les Patent Pools

Très tôt, les contributeurs à certaines normes se sont entendus pour verser leurs brevets dans un « pot » commun afin d’en faire une gestion collective. Les membres de l’accord conviennent aussi de licences croisées des brevets versés au pot commun. Ce mécanisme, dit de « patent pool » vise à simplifier la gestion pour les brevetés mais aussi pour les preneurs de licences puisqu’il suffit, en théorie tout du moins, de prendre une unique licence auprès du gestionnaire du patent pool pour pouvoir commercialiser des produits conformes à la norme.

Le premier patent pool connu est le « Sewing Machine Trust », créé en octobre 1856 par 4 fabricants de machines à coudre, dont Singer.

Aujourd’hui, notamment dans le domaine des télécommunications, ces patent pools sont assez nombreux. On peut par exemple citer MPEG LA qui gère des brevets essentiels pour plusieurs normes de compressions vidéo comme MPEG-2, MPEG-4, HEVC… ; DVD6C qui gère des brevets essentiels pour les différents appareils liés au DVD, etc.

Toutefois, dans la plupart des cas, chaque breveté gère la concession de licences de façon indépendante en respectant le principe des licences FRAND. C'est notamment le cas pour la norme définissant la 5e génération de télécommunication cellulaire (la fameuse « 5G »), quoi que la question de la constitution d’un patent pool global soit parfois évoquée mais sans succès jusqu’à présent.

Les licences FRAND

Ce mécanisme conditionne les termes de la licence de brevet concédée mais aussi les conditions de sa négociation. En premier lieu, elle oblige le breveté à déclarer son brevet auprès de l’organisme de standardisation. Elle l’oblige également à concéder des licences à quiconque souhaite adhérer à la norme selon des conditions financières justes, raisonnables et non-discriminatoires et en menant les négociations selon ces mêmes termes.

Ce système permettant la cohabitation entre brevets et normes fait l’objet de critiques diverses, d’ordre doctrinal pour certaines, mais aussi sur les modalités de mise en œuvre.

Ainsi, le caractère « non discriminatoire », par exemple, est délicat à établir notamment du fait de la confidentialité des négociations entre brevetés et licenciés. En outre, certaines questions peuvent se poser. Ainsi, est-il discriminatoire pour un breveté de concéder des licences à taux différents à des licenciés qui s’engagent sur des volumes de production différents ?

Egalement, dans quelle mesure est-il « juste » pour un breveté d’assigner une société en contrefaçon si les négociations de prise de licence n’aboutissent pas ?

Petit à petit la jurisprudence est venue préciser les points les plus importants, notamment à l’échelon européen.

Ainsi, lors d’une célèbre affaire Huawei vs. ZTE (16 juillet 2015), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a indiqué, de façon assez claire et précise, le comportement des parties lors d’une négociation portant sur les brevets essentiels : le breveté doit avertir préalablement le contrefacteur allégué, il doit faire une offre concrète et écrite, selon des conditions FRAND et en explicitant les éléments de calcul du taux de licence. Seulement à ce stade et si le contrefacteur allégué ne donne pas suite, le breveté peut assigner en contrefaçon.

Les claim chart

En pratique, la détermination d’un brevet essentiel à un standard passe par une étape de rédaction d’un « claim chart » qui est un document visant à mettre en correspondance les caractéristiques d’une revendication du brevet avec les clauses nécessaires à la mise en œuvre d’une norme technique. Ces claim charts sont nécessaires lors des négociations avec un licencié potentiel et, parfois, lors de la déclaration du brevet auprès de l’organisme de standardisation.

Les claim charts ne répondent à pas un formalisme très précis : chaque société possède le sien propre, tant dans la présentation de l’information que dans le niveau de détails de la mise en correspondance.

Mais le processus permettant d’aboutir à l’étape de rédaction du claim chart comporte encore d’autres étapes bien délicates pour le breveté :

Tout d’abord, la détermination peut intervenir a posteriori : le breveté dispose d’un portefeuille de, parfois, plusieurs centaines de brevets, qu’il doit étudier afin d’établir des correspondances avec les milliers de pages de certaines normes (3GPP, ETSI…). Une telle approche nécessite un investissement conséquent de la part du breveté et des compétences techniques pointues. In fine, les correspondances une fois établies, le brevet sélectionné devra être plus profondément étudié afin d’en déterminer les faiblesses éventuelles et la portée réelle, de les confronter aux paragraphes sélectionnés de la norme technique et, dans le cas favorable, de rédiger un claim chart.

Une autre approche peut consister à déposer une demande de brevet avec l’objectif d’obtenir un brevet essentiel à la norme.

Une telle démarche nécessite tout d’abord de bien se synchroniser entre le mandataire en charge de la rédaction de la demande de brevet et la personne en charge de la soumission à l’organisme de standardisation qui peut être l’inventeur mais pas nécessairement. A ce stade-là, il faut bien sûr que les revendications aient une portée couvrant la soumission au standard, mais il est également souhaitable d'anticiper au mieux les différentes déviations de cette soumission initiale liées aux discussions à venir durant le processus de normalisation, afin de les intégrer également dans la demande de brevet.

Dans un second temps, une synchronisation doit être maintenue sur de longues années entre les différents intervenants afin que l’avancement dans le processus de normalisation soit répercuté dans la procédure de délivrance de la demande de brevet et, réciproquement, pour que tout amendement des revendications pour répondre à une objection d’un examinateur soit validé sur la base de la normalisation en cours.

Un tel processus est donc bien délicat à mettre en œuvre, et il peut en outre être complexifié par le fait que ces étapes nécessitent la collaboration de départements distincts au sein de groupes industriels et fassent très souvent appels à des prestataires extérieurs tels que des cabinets de propriété industrielle.

Le mandataire brevet qui gère des brevets essentiels à une norme doit donc avoir une expérience certaine de ces problématiques spécifiques, et notamment : une bonne compréhension des contraintes imposées par la norme pour évaluer les possibilités d’amendements des revendications, une expertise dans son domaine lui permettant de maîtriser au mieux le risque accru de rejet des demandes de brevets du fait justement de ces contraintes, mais aussi une bonne aptitude au travail en équipe.

Encart :
La liste suivante donne quelques indications de l’importance que revêtent et vont revêtir les brevets essentiels dans le cadre de la norme « 5G »:

• Huawei : 3300 familles de brevets déclarés
• Samsung : 2800
• LG : 2500
• Nokia : 2300
• ZTE : 2200
• Ericsson : 1400
• Qualcomm : 1300
• Intel : 1000
• Sharp : 800
• NTT Docolmo : 800

sources : https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2019/01/Who-Leads-the-5G-Patent-Race_2019.pdf, novembre 2019

Nos équipes ont développé une expérience poussée sur ces questions qui leur permette de fournir une offre de service complète incluant la rédaction et l’obtention de brevets essentiels à des normes, la rédaction et l’évaluation de « claim charts ».