Grand nettoyage de printemps

Avec le printemps, des nouveautés sont arrivées en matière de demandes administratives qui auront pour résultat final, notamment, un nettoyage du Registre National des Marques.

En effet, depuis le 1er avril dernier, il est possible d’initier devant l’INPI des demandes en nullité ou en déchéance de marques.

Jusqu’à cette date, le seul moyen de contester, d’une part, la validité d’une marque en raison de son faible caractère distinctif ou de l’existence de droits antérieurs et, d’autre part, son usage sérieux, consistait à introduire une action devant les tribunaux avec les inconvénients liés au coût et à la durée des procédures judiciaires.

La création de ces nouvelles procédures administratives par l’ordonnance No. 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a pour principal effet de simplifier les procédures, tant en terme de modalités que de coûts et de délais.

Dorénavant, les Conseils en propriété industrielle de Novagraaf pourront donc vous représenter dans le cadre de ces procédures dont les principales caractéristiques sont détaillées ci-après.

Type de demande possible devant l’INPI

• Demande en nullité : elle a pour objet de contester la validité d’une marque qui porterait atteinte à un droit antérieur (marque, nom de domaine, dénomination sociale, nom commercial, nom d’une collectivité locale, etc…) ou qui ne serait pas conforme aux conditions de validité d’une marque (dépourvue de caractère distinctif, atteinte à l’ordre publique, mauvaise foi…).
• Demande en déchéance : elle a pour objet de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur une marque qui n’aurait pas fait l’objet d’une exploitation commerciale pendant cinq ans.

Dans les deux cas, la demande peut porter sur tout ou partie des produits et services.

Personnes concernées

• Demande en nullité fondée sur un ou plusieurs droits antérieurs : Cette procédure est ouverte au seul titulaire du ou des droits antérieurs servant de base à la demande.
• Demande en déchéance ou en nullité pour un autre motif que l’existence d’un droit antérieur : Ces procédures sont accessibles à toute personne sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt à agir.

Délais

• Demande en nullité : elle peut être engagée à tout moment à compter de la connaissance de l’existence du motif de nullité sous réserve des règles de forclusion.
• Demande en déchéance : elle peut-être engagée si la marque concernée n’a pas fait l’objet d’une exploitation continue durant les cinq dernières années.

Il faut compter entre 5 et 9 mois pour obtenir une décision de l’INPI.

Effets

Les décisions rendues par l’INPI constituent des titres exécutoires ayant autorité de chose jugée lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de recours pour les demandes ayant le même objet et la même cause et impliquant les mêmes parties.

Il existe un contrôle juridictionnel des décisions rendues par l’INPI sous forme d’un recours devant les dix cours d’appel compétentes.

Frais

La taxe officielle est fixée à 600€ par action à laquelle il faudra ajouter une taxe de 150€ par droit antérieur supplémentaire dans le cas d’une demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs.

Sur demande de la partie gagnante, les frais pourront être mis à la charge de la partie perdante. Le barème sera fixé par décret.

Conclusion

Ces demandes présentent le grand avantage de simplifier les démarches à l’encontre de titulaires de marques portant atteinte à vos droits antérieurs ou à l’encontre de marque non exploitées commercialement ; cela facilitera, par exemple, les stratégies de libération dans le cadre de recherches de disponibilité.

Toutefois, si les procédures sont facilitées pour vous, elles vous exposent également aux demandes de tiers, qu’elles soient légitimes ou non.

Il convient donc de s’y préparer efficacement afin de ne pas vous mettre dans une position délicate au moment du choix de vos marques ou de leur exploitation.

Ainsi, il est recommandé (i) d’effectuer de façon systématique des recherches de disponibilités parmi les marques, noms de domaine et dénominations sociales afin d’éviter de vous placer en situation d’imitation d’un droit antérieur avant le dépôt de votre marque et (ii) de rassembler un maximum d’éléments permettant de prouver l’usage de vos marques si une action en déchéance pour défaut d’usage était intentée à leur encontre.

N’hésitez pas à contacter votre Conseil en propriété industrielle qui sera à même de vous guider dans l’élaboration de votre stratégie et sa mise en œuvre.

Armelle Douhaire, Conseil en Propriété Industrielle - Marques, Novagraaf France