Priorité partielle en droit européen des brevets

Le droit de priorité est un élément essentiel du droit des brevets dont la mise en œuvre par l’Office Européen des Brevets (OEB) a été précisée au fur et à mesure du développement de la jurisprudence.

Il repose désormais sur des critères précis, notamment l’exigence de même invention que cet article se propose de présenter afin de discuter ensuite le cas particuliers des priorités partielles.

1. Le Droit de Priorité

Le droit de priorité est régi dans le droit européen des brevets par les articles 87 à 89 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE).

L’article 87 CBE permet à toute personne ayant déposé une première demande de brevet dans quasiment n’importe quelle juridiction de déposer une demande de brevet européen pour la même invention dans un délai de douze mois à compter de la première demande

Selon l’article 89 CBE, la demande de brevet européenne bénéficie alors de la date de dépôt de la demande antérieure, notamment lors de l’évaluation de sa brevetabilité.

En d’autres termes, seuls les documents publiés avant la date de dépôt de la demande de priorité seront pris en compte pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive de la demande européenne (articles 54 (2) et 56 EPC), les demandes européennes déposées avant la date de priorité mais publiés après étant uniquement prises en compte pour évaluer la nouveauté de la demande européenne (article 54 (3) EPC).
 

2. Même Invention

Le droit de priorité est accordé à la même invention, mais il est parfois souhaitable de faire évoluer la description et les revendications entre la demande antérieure et la demande européenne, notamment pour des raisons techniques (identification de nouveaux perfectionnements) ou juridiques (documents antérieurs pertinents).

La question se pose alors du degré de correspondance nécessaire entre l’invention revendiquée et l’invention divulguée dans la demande antérieure.

Certaines chambres de recours de l’OEB avaient considéré qu’une invention pouvait bénéficier du droit de priorité même si des caractéristiques avaient été ajoutés par rapport à la demande antérieure, à condition que les caractéristiques ajoutées n’aient pas d’effet technique supplémentaire par rapport à l’invention (voir par exemple la décision T 364/95).

Cette pratique libérale permettait donc de faire évoluer la demande de brevet européenne par rapport à la demande antérieure tout en bénéficiant de la priorité.

D’autres chambres de recours adoptaient une pratique plus rigoureuse en ne reconnaissaient la validité du droit de priorité qu’en cas de stricte correspondance entre l’invention revendiquée et l’invention divulguée au moins implicitement dans la demande antérieure (voir par exemple la décision T 77/97).

La Grande Chambre de Recours de l’OEB a relevé les problèmes juridiques pouvant être causés par la pratique libérale, en soulignant l’évolution possible de l’effet technique au cours de la procédure de délivrance ainsi que l’impact sur le concept de première demande et sur l’évaluation de la nouveauté.

Elle a donc opté pour la pratique la plus rigoureuse dans la décision G2/98 en affirmant que l’invention revendiquée doit, pour bénéficier du droit de priorité, être divulguée directement et sans ambiguïté pour la personne du métier, dans la demande antérieure, que ce soit de manière implicite ou explicite.

Ce critère est donc le même que celui utilisé pour évaluer des modifications selon l’article 123 (2) EPC et pour évaluer la nouveauté d’un objet revendiqué selon l’article 54 (1) EPC.
 

3. Priorités Partielles

Cependant, une revendication peut comprendre plusieurs objets revendiqués, c’est-à-dire plusieurs inventions particulières, notamment dans le cas d’alternatives comme une caractéristique « fer ou cuivre » et, selon l’article 88(2) CBE, une telle revendication peut bénéficier de priorités multiples.

Cependant, la décision G2/98 comprend un court commentaire, sujet à interprétation, concernant le cas particulier d’une généralisation de caractéristique entre la demande antérieure et la demande européenne en revendiquant la priorité.

Ce cas concerne par exemple, la modification d’une caractéristique « cuivre » en une caractéristique « métal », ou bien d’une gamme de valeurs de 80 à 100 en une gamme de valeurs de 80 à 120.

Le commentaire de la décision G2/98 à propos de tels cas est le suivant :

L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis (soulignage ajouté).

A la suite de ce commentaire, l’élargissement de formules chimiques, de gammes de valeurs ou de compositions chimiques par rapport à la première demande antérieure a été considéré par plusieurs chambres de recours comme ne relevant pas d’un « nombre limité d’objets alternatifs » et la revendication de priorité a donc été considérée comme non valide (voir par exemple décision T 1127/00).

A l’inverse, d’autres chambres de recours ont considéré dans des cas similaires qu’une revendication générique pouvait être « découpée » en plusieurs objets, certains décrit dans la demande antérieure et bénéficiant du droit de priorité, d’autre pas (voir par exemple T 665/00).

Dans la décision G 1/15, la Grande Chambre de Recours de l’OEB examine les dispositions de l’article 88 (2) et (3) EPC, de l’article 4 de la Convention de Paris ainsi que les travaux préparatoires à la CBE, pour valider cette dernière pratique.

La priorité partielle est donc considérée comme un sous-groupe de la priorité multiple, pour lequel aucune exigence supplémentaire n’est requise. Le commentaire du point 6.7 de la décision G2/98 ne constitue donc pas une limitation du droit de priorité dans le cas des priorités partielles.

Dans le point 6.4 de la décision G1/15, la Grande Chambre de Recours décrit un test simple en deux points pour déterminer la validité d’une priorité partielle :

• Déterminer l’objet que l’homme du métier aurait déduit directement et sans ambiguïté de la demande antérieure, en faisant appel à ses connaissances générales et en tenant compte des éléments divulgués implicitement.
• Examiner si cet objet est présent dans la revendication de la demande européenne.

Si la réponse au second point est « oui », alors cet objet bénéficie de la date de la demande antérieure et l’objet consistant en la partie restante de la revendication ne bénéficie pas du droit de priorité.

Pour reprendre les exemples ci-dessus, seul l’objet ayant la caractéristique « cuivre » bénéficierait de la date de priorité alors que l’objet ayant la caractéristique « tous les métaux sauf le cuivre » n’en bénéficierait pas.

De même, l’objet avec la gamme de valeurs de 80 à 100 bénéficierait de la priorité et non l’objet avec la gamme de valeurs de plus de 100 à 120.

Conclusion

En conclusion, si une correspondance stricte est requise entre l’invention divulguée dans la demande antérieure et l’invention de la demande européenne, il est possible de distinguer plusieurs objets bénéficiant de priorités différentes au sein d’une même revendication, même si celle-ci est généralisée par rapport à la demande antérieure (comme une gamme de valeur élargie) et toute limitation supplémentaire du droit de priorité est exclu.

Il est donc possible de faire évoluer une demande de brevet avant de la déposer en tant que demande européenne sous priorité, en gardant à l’esprit que seuls les objets effectivement divulgués dans la demande antérieure auront le bénéfice de la priorité.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à mail@novagraaf.ch.

Stéphane Roux, Mandataire Européen en Brevets, Novagraaf, Suisse