Contrefaçon : le seul dépôt d’une marque ne suffit pas

Revenons sur deux arrêts du 13 octobre 2021 qui ont mis fin à une jurisprudence de longue date et très controversée, permettant au titulaire d’une marque antérieure d’agir contre une demande d’enregistrement identique ou similaire, indépendamment de toute autre utilisation de ce signe, sur le fondement de la contrefaçon.

Dans le premier arrêt, la société Malongo, titulaire depuis 2005 de la marque XPOD pour désigner des machines à café, agit en annulation et en contrefaçon de la marque ZPOD déposée par la société Interpool en 2014 pour couvrir des produits similaires.

Dans la décision de la Cour d’appel de Paris du 17 mai 2019, la marque ZPOD est annulée en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure XPOD. La contrefaçon n’a pas été retenue par la Cour d’appel en l’absence d’usage de la marque ZPOD.

Un pourvoi en cassation est déposé par la société Malongo.

Dans le second arrêt, la société Wolfberger qui a acheté, en 2012, le fonds de commerce de la société Domaine Lucien Albrecht qui comprenait les marques « Lucien Albrecht » et « Weid » pour désigner des boissons alcooliques. La famille Albrecht a déposé en 2012 et 2013 plusieurs signes très proches de ceux qui étaient rattachés au fonds de commerces pour viser également des produits de la classe 33. La société Wolfberger a assigné les membres de la famille Albrecht en contrefaçon de ses marques.

Dans la décision du 3 juillet 2019 de la cour d’appel de Colmar, l’action en contrefaçon a été rejetée. Mécontente de cette décision, la société Wolfberger a formé un pourvoi en cassation ayant espoir que la jurisprudence constante prévoyant que le seul dépôt d’une marque peut constituer un acte de contrefaçon triomphe.

La tâche était donc importante pour les juges de la Cour de cassation : fallait-il poursuivre ou non cette jurisprudence contestante ?

La Cour de cassation opère un véritable revirement de jurisprudence par ces deux arrêts et se conforme (enfin) à la position adoptée dans l’Union européenne. Elle constate que les marques attaquées en contrefaçon ne sont pas exploitées dans la vie des affaires. Aussi, il n’y a pas d’atteinte à la fonction des marques. En effet, en l’absence d’usage dans la vie des affaires, le public concerné ne peut pas être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits.

Aujourd’hui, le seul dépôt ou le seul enregistrement d’une marque n’est pas suffisant pour constituer un acte de contrefaçon, en l’absence d’usage dans la vie des affaires. Avant d’agir en contrefaçon, il est donc important de vérifier si la marque postérieure est exploitée.

Pascaline Bourreau, Conseil en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France