Fin de course pour la marque LEWIS HAMILTON

Dans cet article, Gaëlle Andrieu revient sur la décision opposant le célèbre pilote de F1 Lewis Hamilton et la société d’horlogerie Hamilton AG, au sujet du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’UE « LEWIS HAMILTON ». La renommée du pilote a été mise à rude épreuve par la chambre de recours et l’EUIPO.

Aucun risque de confusion pour Lewis Hamilton

Le 14 juillet 2015, le célèbre pilote de F1 Lewis HAMILTON procède par l’intermédiaire de la société 44IP, au dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne « LEWIS HAMILTON » pour des produits et services divers en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 et 41.

La société d’horlogerie Hamilton AG, titulaire de la marque de l’Union Européenne antérieure « HAMILTON », enregistrée le 5 mai 2015 en classes 9 et 14 notamment pour des montres, s’oppose partiellement à ce dépôt en classes 14 et 35 en invoquant, d’une part, l’existence d’un risque de confusion pour le public (Article 8 (1) (b) RMUE) et, d’autre part, une atteinte à la renommée de sa marque (Article 8 (5) RMUE).

En défense, la société 44IP affirme, notamment, qu’aucun risque de confusion ne peut avoir lieu en l’espèce compte tenu de la notoriété de Lewis Hamilton en tant que pilote de Formule 1.

LEWIS HAMILTON : la renommée ne suffit pas

Après étude des arguments des parties, la division d’opposition a décidé d’accueillir favorablement l’opposition et de rejeter l’enregistrement de la marque « LEWIS HAMILTON » en classes 14 et 35, au motif qu’il en résulterait un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, la division d’opposition a considéré. En effet, la division d’opposition a considéré d’une part, que les produits visés en classe 14 par la demande de marque contestée LEWIS HAMILTON étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure HAMILTON en classe 14. D’autre part, les services désignés en classe 35 par la demande de marque contestée apparaissent quant à eux similaires par complémentarité aux produits protégés en classe 14 par la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit de services de vente de ces mêmes produits.

En ce qui concerne les signes, la division d’opposition a considéré que le public était susceptible d’accorder davantage d’attention à l’élément commun « HAMILTON », qui sera perçu comme un nom de famille inhabituel et peu courant pour la majorité des consommateurs pertinents.

Si l’Office admet, à ce titre, que Lewis Hamilton est une personnalité connue dans le domaine de la course automobile, elle poursuit, toutefois, en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un sport aussi populaire que le football et qu’il est donc raisonnable de penser qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra la dénomination « LEWIS HAMILTON » comme faisant référence au nom et prénom d’une personne d’origine anglaise mais pas une personne spécifique.

La société 44IP a formé un recours à l’encontre de cette décision en demandant l’annulation de cette dernière et le rejet de l’opposition en invoquant une fois de plus la renommée du célèbre pilote.

Les célébrités bénéficient d’une protection spéciale quant à leur nom

Dans le cadre de sa décision, la chambre de recours rappelle conformément à la jurisprudence en vigueur que les personnes célèbres bénéficient d’une protection particulière lorsqu’elles sollicitent des marques.

En effet, « dans la mesure où leur nom est reconnu, cette reconnaissance neutralise toute similitude avec d’autres signes qui, dans des circonstances normales, entrainerait un risque de confusion » (point 61). On pense notamment aux décisions rendues concernant le joueur de football Léo Messi (MESSI/MASSI), ou encore la chanteuse Miley Cyrus (Miley Cyrus/Cyrus).

Portée de la renommée de LEWIS HAMILTON limitée

Toutefois, en l’espèce, après avoir étudié les très nombreuses preuves fournies par la société 44IP (environ 6000 pages), la chambre de recours a conclu qu’elles ne permettaient pas de démontrer, à la date de la demande d’enregistrement contestée, que Lewis Hamilton était une célébrité dans l’ensemble de l’Union Européenne.

Ce dernier ne peut donc prétendre à la protection spéciale évoquée ci-dessus et bénéficier de la théorie de la neutralisation. 

Ainsi, malgré ces 7 titres de champion du monde de F1 et sa notoriété avérée dans le domaine des sports motorisés, l’ensemble des preuves rapportées ne permettent pas de prouver sa renommée pour l’ensemble du public pertinent de l’Union Européenne.

En effet, compte tenu des produits et services en cause, à savoir notamment les montres, ce dernier n’est pas uniquement constitué des consommateurs s’intéressant à la formule 1, mais du grand public au sens large. Il convient, ainsi, de prendre en considération, entre autres, le public des pays tel que la Croatie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie ou encore la Lituanie au sein desquels les sports automobiles tels que la formule 1 ne sont pas ou peu diffusés ni largement connus. Ces pays représentant 1/5 de la population de l’Union Européenne, ils ne peuvent donc pas être considérés comme une partie négligeable du public pertinent.

En conséquence, la notoriété de Lewis Hamilton ne peut être reconnue au moment du dépôt de la demande de marque contestée pour l’ensemble de l’Union Européenne.

La décision aurait-elle été différente si la renommée avait été constatée ?

Dans un soucis d’exhaustivité, la chambre de recours répond par la négative à cette question. En effet, elle précise que même dans le cas où la notoriété de LEWIS HAMILTON avait été reconnue au moment du dépôt pour le public pertinent, à savoir l’ensemble de l’Union Européenne, il ressort des preuves transmises qu’il est très souvent fait référence à ce dernier uniquement par son nom patronymique.

Ainsi, « même si « Lewis Hamilton » jouissait du statut de personne célèbre, le terme « Hamilton » lui serait également associé, ce qui conduirait le public à croire que la marque antérieure est également approuvée par la demanderesse et, partant, conduirait également à un risque de confusion dans la mesure où le public pourrait croire que les deux marques proviennent de la même entreprise ou appartiennent à des entreprises économiquement liées. » (point 141).

Par conséquent, lorsque l’on fait face à un cas impliquant une célébrité, il conviendra de tenir compte de la dénomination sous laquelle cette dernière est connue : nom de famille seul, nom et prénom, nom de scène…, afin de notamment de produire les éléments de preuves adéquats.

Gaëlle Andrieu, Juriste en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France