Conséquences de la Loi PACTE en matière de brevets

La Loi PACTE, qui prévoit un durcissement de la délivrance des brevets en France aura-t-elle pour conséquence des brevets Français plus solides ou un abandon progressif de cette procédure ?

La loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019, aborde de différents points relatifs aux brevets dans ses articles 118 et 121 à 124 :

Modernisation du certificat d’utilité

La durée du certificat passe de 6 ans à 10 ans (L. 611-2 2° CPI), avec la possibilité de transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet :

• on peut considérer qu’il s’agit d’une harmonisation avec la durée du « Gebrauchsmuster » en Allemagne ou celle du modèle d’utilité en Chine (dont la durée maximale est de 10 ans à compter de la date de dépôt),
   
• Il sera donc possible de différer l’établissement du rapport de recherche préliminaire, par exemple en déposant une demande de certificat d’utilité, puis en la transformant ultérieurement en demande de brevet. Cela peut présenter un intérêt pour des PME hésitant de se lancer dans une procédure classique de dépôt d’une demande de brevet, mais qui néanmoins ont une invention pour laquelle ils souhaitent rapidement une protection..A contrario, la transformation inverse (demande de brevet inverse en certificat d’utilité) sera à considérer, au vu des nouveaux critères de rejet attribués à l’INPI, notamment le défaut d’activité inventive (voir ci-après). Ainsi, en cas de doute sur la nouveauté ou désormais l’activité inventive d’une invention, il pourrait être opportun de transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité, pour éviter d’encourir le rejet de sa demande de brevet et obtenir la délivrance d’un certificat d’utilité, d’une durée certes moins longue (10 ans pour un certificat d’utilité contre 20 ans pour un brevet), mais néanmoins correcte.

Introduction prochaine d’une procédure d’opposition aux brevets français

• Il s’agit d’une procédure administrative « allégée » permettant aux tiers d’obtenir la modification ou la révocation d’un brevet devant l’INPI, et ce, dans un délai raisonnable et à moindre coût, comparativement à une action judiciaire en nullité (un Conseil en PI suffit et il n’est pas nécessaire de faire intervenir un avocat).
   
• La loi prévoit prévoit d’empêcher les procédures abusives : a priori seuls des tiers ayant un intérêt à agir auront la possibilité de s’opposer à un brevet, lequel serait effectivement susceptible de porter atteinte à leurs intérêts (p. ex. en termes de liberté d’exploitation ou de brevets antérieurs).
   
• Le coût et les modalités seront précisés par voie d’ordonnance après l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Mais il faut espérer que, dans un souci d’harmonisation européenne, les délais et les motifs de fond seront semblables à ce qui est prévu dans la CBE.
   
• L’ordonnance doit être prise par le Gouvernement avant le 22 février 2020 (c’est-à-dire au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi PACTE). Le calendrier envisagé semble privilégier une entrée en vigueur de la procédure d’opposition au 1er avril 2020. Il devrait donc être possible de former des oppositions à l’encontre de tout brevet français délivré à compter du 1er avril 2020 (voire à l’encontre de tout brevet français pour lequel le délai d’opposition de neuf mois n’est pas encore expiré au 1er avril 2020).

Introduction prochaine de l’examen de l’activité inventive pour les demandes de brevet français     

• Il s’agit du principal changement apporté par la loi pour les déposants en France : l’INPI aura désormais la faculté de rejeter une demande de brevet, aux termes de l’article L.612-12 1er alinéa 7° CPI, « dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L.611-10 ».
   
• Il faut espérer que l’examen de l’activité inventive par l’INPI s’effectuera principalement sur la base d’une approche problème-solution, de manière similaire aux demandes de brevet européen examinées à l’Office européen des brevets (OEB). Comme l’examen de l’activité inventive exige plus de temps qu’un simple examen de nouveauté, il va falloir que l’INPI adapte ses effectifs en conséquence, sous peine de voir la durée de la procédure s’allonger.
   
• Cela va-t-il engendrer un surcoût potentiel pour les déposants ? Néanmoins (voir ci-dessus) un titre pourra toujours être obtenu à peu de frais en France, via le certificat d’utilité dont l’augmentation de la durée à dix ans rend cette possibilité nettement plus intéressante que précédemment.
   
• Ces dispositions seront applicables aux demandes de brevet déposées à compter du 23 mai 2020. Pour les demandes de brevet déjà déposées ou qui seront déposées avant cette date, l’examen par l’INPI restera inchangé (notamment, rejet pour absence manifeste de nouveauté).

Suppression de la prescription pour l’action en nullité d’un brevet

• L’introduction de l’article L.615-8-1 CPI par le législateur permet de lever tout doute quant à la possibilité d’introduire, à tout moment, une action en nullité d’un brevet. Ainsi, aux termes de cet article, « L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription ».

Modification de l’évènement générateur du délai de prescription des actions en contrefaçon

• Aux termes de l’article L.615-8 CPI dans sa forme actuelle, « Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause. ». Or, se posait alors le problème de la connaissance tardive, par le titulaire d’un droit, des faits relevant de la contrefaçon.
   
• Aux termes du nouvel article L.615-8 CPI, « Les actions en contrefaçon […] sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Cet article renforce la possibilité pour le titulaire d’un droit d’obtenir réparation du préjudice, même pour des actes anciens, en considérant pour point de départ de la prescription, non plus la commission d’un acte de contrefaçon, mais sa connaissance (réelle ou supposée) par le titulaire du droit :
  • pour protéger le titulaire d’un brevet de la dissimulation d’actes de contrefaçon par un par un contrefacteur,
  • protéger les tiers d’un titulaire qui volontairement « fermerait les yeux » sur la commission d’actes de contrefaçon.

Demande provisoire

La demande provisoire de brevet entrera en vigueur le 1er juillet 2020 (Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention). Il s’agit d’une procédure peu coûteuse avec un formalisme allégé, permettant de disposer d’un délai de 12 mois pour effectuer une transformation en demande de brevet. La demande provisoire de brevet ouvrira un droit de priorité.

« Les points 1, 2, 4, et 5 nous semblent en faveur d’une amélioration de la solidité des brevets en France, tandis que nous sommes d’avis que le point 2 serait susceptible d’encourager les entreprises à passer par la voie du brevet européen. » Quant au point 6, il existait déjà en droit français un mécanisme permettant, à partir de très peu d’éléments, d’obtenir une date et un numéro de demande de brevet (article L.612-2 du code de la propriété intellectuelle : indication qu’un brevet est demandé, informations permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur, et une description ou un renvoi à une demande déposée antérieurement).