Het belang van bewijs in inburgeringszaken: Chiquita

Een merk is een teken waarvan de hoofdfunctie is om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Daarom moet dit teken onderscheidend vermogen hebben.

Terwijl in de regel onderscheidend vermogen voor elk merk afzonderlijk moet worden beoordeeld, zijn er enkele categorieën van merken waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat ze een dergelijk onderscheidend vermogen missen. Niet-traditionele merken zoals kleur- en vormmerken die om simpele kleuren en vormen berusten, zijn een goed voorbeeld daarvan.  

Om aan te tonen dat een dergelijk merk toch onderscheidend is, kan de merkhouder een ander juridisch pad bewandelen. In plaats van aan te tonen dat zijn merk an sich onderscheidend vermogen heeft, kan de merkhouder aantonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven (of met andere worden is ingeburgerd). Dit betekent dat de merkhouder bewijs levert dat het merk, vanwege het gebruik ervan op de markt, door een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt gezien als afkomstig van zijn onderneming en dus onderscheidend is.  

Het belang van bewijs in inburgeringszaken  

Bewijs is hier het sleutelwoord. Het leveren van voldoende bewijs dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven, dient secuur te gebeuren. Ten eerste worden niet alle soorten bewijs als overtuigend genoeg gezien en zijn de beste vormen van bewijs meestal niet direct beschikbaar. Tot de meest overtuigende vormen van bewijs behoren enquêtes (vragenlijsten gericht aan consumenten die laten zien hoeveel van hen het merk en de oorsprong ervan herkennen) en marktonderzoek (dat het marktaandeel van het relevante merk en de markt penetratie ervan aantonen). Merkhouders hebben dit bewijs niet altijd tot hun beschikking en het verkrijgen ervan kan tijd en kosten vergen. Andere vormen van bewijs die wel direct beschikbaar zijn, zoals cijfers over omzet en advertentiekosten, zijn ook relevant, maar zijn meestal niet voldoende om de inburgering van het merk aan te tonen. 

Ten tweede moet voor een EU-merkaanvrage de inburgering van het merk in de hele EU worden aangetoond. Dit betekent niet dat de inburgering voor elke afzonderlijke lidstaat moet worden aangetoond, zo volgt uit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM. Als de merkhouder bijvoorbeeld bewijs heeft geleverd dat het merk onderscheidend is in een lidstaat, kan hij ook betogen dat dit bewijs relevant is voor andere lidstaten, bijvoorbeeld vanwege de gemeenschappelijke culturele of taalkundige achtergrond. Hierdoor kan de merkhouder inburgering in de hele EU aantonen. Echter, het is wel van belang dat het niet voldoende is om de inburgering van het merk alleen in een deel van de EU te bewijzen. 

Het belang van het bewijs van inburgering in de gehele EU wordt opnieuw bevestigd in de recente uitspraak van het Gerecht in de Chiquitazaak. 

Achtergrond van de Chiquitazaak 

Compagnie financière de participation verzocht op 14 mei 2020 het EUIPO om doorhaling van een Chiquita’s beeldmerk in vier verschillende klassen met betrekking tot fruit. Dit verzoek werd in november 2021 in zijn volledigheid toegewezen door de Cancellation Division van het EUIPO. Chiquita ging hiertegen in beroep bij de Board of Appeal van het EUIPO en voerde aan dat het merk onderscheidend was door de combinatie van de ovale vorm, en de kleuren geel met blauw. Ook stelde Chiquita dat haar merk was ingeburgerd binnen de EU en leverde bewijs aan dat het was ingeburgerd in vier verschillende lidstaten. 

De Board of Appeal besloot vervolgens dat er geen gronde redenen waren om doorhaling in drie van de vier klassen te rechtvaardigen. Over de merkregistratie in de klasse vers fruit werd anders geoordeeld, de Board of Appeal verwierp de argumenten van Chiquita en zette hiermee een streep door de merkregistratie.  

Onderscheidend vermogen, inburgering en het oordeel van het Gerecht 

Het Gerecht bekrachtigde in zijn uitspraak de beslissing van de Board of Appeal waarmee het beeldmerk definitief nietig is verklaard in een van de vier klassen. Het merk werd niet voldoende onderscheidend geacht en inburgering was niet voldoende aangetoond. 

Zoals hierboven aangegeven zijn beeldmerken die alleen op simpele vormen en kleuren berusten geen sterke merken omdat ze niet voldoende onderscheidend zijn. De uitspraak van het Gerecht bevestigt dit nogmaals. In zijn beoordeling overweegt het Gerecht dat het merk van Chiquita een simpele vorm betreft die geen bijzondere toevoeging betreft gezien deze vorm vaker voorkomt bij vers fruit. Bovendien heeft de ovale vorm een technische functie bij gebogen fruit omdat dit beter blijft plakken. Wat betreft de kleurcombinatie wordt in lijn met de beslissing in de zaak Libertel geoordeeld dat kleuren weinig onderscheidend vermogen hebben, zeker als het om primaire kleuren zoals geel en blauw gaat. Ook hier acht het Gerecht dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft.  

Chiquita had als laatste redmiddel alleen nog maar de mogelijkheid om te bewijzen dat het merk was ingeburgerd. Hier slaagde Chiquita ook niet in. Om inburgering te bewijzen heeft Chiquita in vier verschillende lidstaten marktonderzoeken uitgevoerd, gewezen op de website die beschikbaar is in verschillende talen die gebruik worden binnen de EU, en nota’s van het marketingbudget aangeleverd. Deze argumenten hielden echter geen stand. Het Gerecht vond, net als de Board of Appeal dat de marktonderzoeken te beperkt in omvang waren, slechts vier lidstaten betroffen, en leidende vragen bevatten. Het merk dat gebruikt werd op de website was anders dan het geregistreerde merk, op de website stonden namelijk varianten met de bekende ‘Miss Chiquita’ als onderdeel van het merk. Het Gerecht besloot ook dat het overlegde marketingbudget en de verkoopcijfers onvoldoende aantoonden dat het merk was ingeburgerd, omdat niet duidelijk werd welk gebieden het omvatte en welke merken van Chiquita binnen deze cijfers vertegenwoordigd waren. Als laatste merkte het Gerecht op dat het ingebrachte bewijs over het algemeen slechts betrekking heeft op enkele lidstaten. Daarnaast stelt het vast dat Chiquita onvoldoende duidelijk maakt hoe dit bewijs specifiek van toepassing is op de markt binnen de EU.

De conclusies van het Gerecht in de Chiquitazaak zijn in lijn met eerdere jurisprudentie van het EUIPO en het Gerecht, volgens welke eenvoudige vorm- en kleurmerken onderscheidend karakter missen. Als het gaat om bekende merken, lijkt deze conclusie op het eerste gezicht niet problematisch. De moeilijkheid om inburgering te bewijzen mag echter niet worden onderschat, zelfs niet door houders van bekende merken. Het succes van dit juridische pad is afhankelijk van hoe goed het geleverde bewijs uiteindelijk is. 

Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op.  Abonneer op onze nieuwsbrief Perspectives om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.  

Dit artikel is geschreven door Knowledge Management.