Comment prouver l'usage de vos marques aux Etats-Unis ?

Lorsqu’une marque est déposée aux Etats-Unis, l’Office américain de la Propriété Intellectuelle (USPTO) requiert sous certaines conditions des preuves d’usage de cette marque. Marianne Tissot et Marion Mercadier vous expliquent et vous livrent des conseils pour obtenir la protection de marques aux États-Unis.

Lorsqu’une marque est déposée aux Etats-Unis, l’Office américain de la Propriété Intellectuelle (USPTO) requiert sous certaines conditions des preuves d’usage de cette marque. En fonction de la stratégie de dépôt choisie, cela peut être requis :

• Au moment du dépôt de la marque nationale basée sur l’intention d’usage ou sur un usage dans le commerce pour attester que la marque est utilisée. Dans ce cas, des preuves d’usages doivent être déposées avant la fin de la procédure d’enregistrement. A noter que l’un des avantages de la marque internationale désignant les Etats-Unis et du dépôt d’une marque nationale se basant sur une marque étrangère est qu’il n’est pas nécessaire de fournir des preuves d’usage, à ce stade, mais seulement une déclaration d’intention d’usage au moment de la demande de marque.
  Ainsi, si vous n’utilisez pas encore votre marque aux Etats-Unis au moment de son dépôt, il sera plus judicieux d’opter pour une protection via une marque internationale désignant les Etats-Unis ou de baser votre marque nationale sur une marque étrangère déposée ou enregistrée. En cas d’usage actuel ou imminent, une marque nationale pourra être envisagée, en se basant un usage ou une intention d’usage.  
• Entre la 5ème et la 6ème année d’enregistrement (et au plus tard d’ici la 6ème année et demi en bénéficiant du délai de grâce) pour déposer une déclaration d’usage (« declaration of use »), contenant des preuves d’usage (« specimen ») et attestant que la marque a bien été utilisée depuis son enregistrement.
• Entre la 9ème et la 10ème année de chaque période d’enregistrement

Répondre aux exigences de l'USPTO

Tous les titulaires de marques ayant déjà eu à accomplir ces démarches auprès de l’USPTO savent que celles-ci peuvent s’avérer complexes. Voici un bref exposé des différentes étapes :

1. Tout d’abord il est important de faire apparaître l’usage réel de votre marque aux Etats-Unis. Ainsi, si seule une partie de vos produits et services désignés sont commercialisés aux Etats-Unis, il conviendra de supprimer les produits et services non utilisés ou alors de bénéficier du délai de grâce, si de nouveaux usages sont prévus pendant cette période.

2. Ensuite, il convient de déposer des preuves d’usage (ou « specimen ») acceptées par l’USPTO. Cela consiste, en quelque sorte, à démontrer à l’UPSTO comment la marque est utilisée dans le commerce.

Il est important de garder à l’esprit qu’une preuve d’usage acceptable doit impérativement faire apparaître la marque dont on doit prouver l’usage, associée au(x) produit(s) et au(x) service(s) concerné(s).

3. Concernant le volume de preuves d’usage, l’USPTO exige a minima une preuve d’usage acceptable par classe, pour valider l’usage de la marque :

Toutefois, l’USPTO a récemment lancé un programme d’audit (« Post Registration Audit Program ») visant à vérifier l’exactitude des informations qu’il reçoit. Ainsi, l’office sélectionne 10 à 15% des déclarations d’usage par hasard et envoie une notification à leur titulaire, leur demandant de fournir des preuves de l’usage de leurs marques pour deux produits ou services supplémentaires :

• Si le titulaire parvient à justifier l’usage, la protection de sa marque est maintenue pour ces produits et/ou services.
• Si le titulaire ne parvient pas à prouver l’usage pour ces 2 produits ou services, il lui sera alors demandé de prouver l’usage pour l’ensemble des produits et services restants et de supprimer ceux qui ne seraient pas commercialisés aux Etats-Unis (moyennant le paiement d’une taxe pour la suppression des produits et services non utilisés).

Depuis son lancement, ce programme a permis à l’USPTO de supprimer des produits et services ou d’annuler les marques de plus 50% des déclarations d’usage auditées !

L’USPTO souhaite donc maintenir les enregistrements que pour les produits ou services pour lesquels la marque est utilisée dans le commerce (ou pour lesquels un non-usage temporaire est excusé en raison de circonstances particulières – exemple : en cas de non-usage de la marque en raison de la crise sanitaire lié au COVID19 et pour lequel des justifications ont été apportées).

4. Enfin, pour les titulaires ayant fait un usage sérieux et incontesté de leur marque aux Etats-Unis pendant 5 ans, il est possible de déposer une déclaration d’incontestabilité (« Declaration of Incontestability »). Cette déclaration est très intéressante car elle permet un renforcement des droits : une présomption de validité de la marque qui ne pourra plus être contestée sur certains motifs, dans le cadre d’une procédure civile devant les tribunaux.

Spécimens d'utilisation : Qu'est-ce qui est considéré comme acceptable ?

Ce qui suit donne un aperçu des spécimens qui sont considérés comme acceptables (et non acceptables) par l'USPTO pour servir de preuve d'utilisation (source : USPTO).

Produits

Exemples de Specimen acceptés :

• une étiquette;
• une photo des produits;
• une photo de l’emballage faisant apparaître la marque concernée;
• un extrait du catalogue;
• une capture d’écran du site sur lequel sont vendus les produits.

Exemples de Specimen refusés :

• une publicité;
• une facture;
• un communiqué de presse;
• une brochure;
• une carte de visite;
• un papier a entête;
• un bordereau de commande.

Services

Exemples de Specimen acceptés :

• une photo de l’enseigne d’un local commercial où sont fournis les services;
• une brochure portant sur ces services;
• une carte de visite référençant ces services;
• un extrait du site internet où sont commercialisés ces services.

Exemples de Specimen refusés :

• une image ou une photo modifiée par ordinateur;
• une représentation artistique;
• une maquette d’un site internet ou d’une publicité;
• la seule adresse du site internet;
• une capture d’écran d’un site internet ne donnant pas d’informations suffisamment précises et complètes sur les services.

Résumé des principales choses à faire et à ne pas faire

Les titulaires de marques devraient prendre note des points suivants lorsqu'ils cherchent à déposer leurs demandes de marques aux États-Unis :

1. Définir en amont un libellé ciblé des produits et services utilisés ou projetés d’être utilisés à court et moyen terme aux Etats Unis,
2. Privilégier la voie internationale ou l’enregistrement national fondé sur une marque nationale étrangère enregistrée si la marque n’est pas encore utilisée aux Etats-Unis au moment du dépôt,
3. Se préconstituer un dossier de preuves d’usage de la marque aux Etats-Unis, sans attendre la fin du délai pour déposer la déclaration d’usage ;
4. Déposer des preuves d’usages de bonne qualité, représentant la marque telle qu’enregistrée, en entier et associée aux produits et/ou services désignés ;
5. Déposer une déclaration d’incontestabilité si la marque a été exploitée de manière continue aux Etats-Unis ;

Les points suivants sont également à éviter :

• Déposer des marques pour des produits et services ou des classes que vous n’envisagez pas d’utiliser ;
• Se servir d’une variation de la marque concernée ou d’une autre marque pour tenter de prouver l’usage d’une marque;
• Déposer une déclaration d’usage contenant des informations erronées : le cas échéant, les produits et services pourraient être supprimés pour fraude, à la demande d’un tiers, voir même la marque pourrait être annulée.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans l’accomplissement de ces démarches.

Marianne Tissot et Marion Mercadier, Conseils en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France.