De l’importance de collecter des preuves pour démontrer la renommée de sa marque

De nature à renforcer la distinctivité d’une marque et à aggraver le risque de confusion, la renommée est un argument redoutable lorsqu’elle est invoquée à bon escient, de sorte que même en présence de certaines différences, des marques possédant le même élément essentiel peuvent apparaître comme des déclinaisons désignant différentes gammes de produits.

La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision intéressante le 12 décembre 2019 opposant la marque antérieure « Bonne Maman » à la demande de marque française semi-figurative « Maman au chocolat », reproduites ci-après, désignant notamment des produits et services en classes 30 et 35 :

L’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe complexe « Maman au chocolat » pour les produits et services visés en classes 30 et 35. La Cour d’appel de Versailles s’est, quant à elle, prononcée sur cette décision en confirmant la décision de l’INPI.

Dans son recours auprès de la Cour de Versailles, la société déposante conteste tout risque de confusion ou d’association entre les signes soutenant que l’expression « Maman au chocolat » qui constitue un ensemble unitaire et la marque antérieure « Bonne Maman » qui revêt une signification propre ne peuvent être réduites au seul terme « Maman ».             
Elle considère dès lors que les signes en question présentent de fortes différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

A contrario, la société opposante se fonde sur le fait que sa marque antérieure jouit d’une forte notoriété pour considérer que le consommateur peut établir un lien entre les marques en présence.

La décision sous étude a donc du se pencher d’une part, sur la notoriété de la marque antérieure puis, d’autre part, sur la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit pour apprécier le risque de confusion.

1. La Cour relève habilement que « la notoriété d'une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, de sorte que même en présence de certaines différences, des marques possédant le même élément essentiel peuvent apparaître comme des déclinaisons désignant différentes gammes de produits. »

En l’occurrence, la preuve de la connaissance ancienne et particulière par le public français de la marque « Bonne maman » pour les confitures, biscuits, pâtisseries, produits laitiers et desserts sucrés a été rapportée par la société opposante, au moyen de diverses pièces (articles de presse, publicités, sondage, classement des marques françaises en 2017, budget de marketing…).

Or la bonne connaissance de la marque « Bonne Maman » sur le marché renforce, selon la Cour, sa distinctivité et, par ricochet élargit sa protection puisque le risque de confusion sera plus facilement admis.  

Cette affaire permet ainsi de vous rappeler l’importance de collecter en temps utile des preuves pour prouver la renommée de votre marque.

Pour rappel, ces preuves peuvent notamment prendre la forme de factures, documents commerciaux et publicitaires (prospectus, catalogues…)  études de marché, sondages, articles de presse, récompenses... À noter que ces documents devront être scrupuleusement datés et, que la marque dont la renommée est revendiquée devra être apposée sur les pièces collectées.

Cette décision est également l’occasion de remémorer l’intérêt d’invoquer à bon escient la renommée d’une marque, celle-ci pouvant être d’un grand secours en particulier lorsque les signes sous étude présentent certaines différences. 

A cet égard et par ailleurs, veuillez noter que la Directive sur le Paquet Marque accorde désormais davantage d’importance à la marque de renommée puisqu’elle peut dorénavant être utilisée comme fondement :

(i) dans le cadre d’une opposition formée contre une demande de marque française (article L.712-4 du CPI),

(ii) dans le cadre d’une action en contrefaçon (article L.713-3 du CPI) dont l’atteinte était auparavant sanctionnée uniquement au titre de la responsabilité civile. 

Vous pourriez donc à l’avenir être amenés à apporter plus régulièrement la preuve de la renommée de votre marque, d’où l’intérêt de collecter dès à présent et soigneusement tout document le démontrant.

2. Au-delà de la reconnaissance de la renommée de la marque antérieure dans le domaine considéré, nous vous rappelons que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, qui en l’espèce conduisent à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

En effet, la Cour observe judicieusement que la dénomination « Maman » constitue l’élément dominant et distinctif de chacun des signes en présence. L’analyse des signes montre que l’adjectif « Bonne », qui qualifie l’élément d’attaque « Maman »,  présente un caractère accessoire au sein de la marque antérieure, de même que l’élément « au chocolat » dans le signe contesté puisqu’il évoque la composition des produits. 

Ainsi, et en dépit de leurs différences, les deux marques présentent le même élément essentiel distinctif et dominant « Maman » de nature à caractériser un risque de confusion.

Dès lors, le signe complexe « Maman au chocolat » -reprenant l’élément dominant « Maman »- pourra être associé par le consommateur à la marque de renommée « Bonne Maman », qui propose également une gamme de desserts au chocolat.

Enfin, il convient de retenir de cet arrêt qu’il est primordial, au moment de la création de votre marque, de choisir des éléments qui ne seront pas descriptif d’une caractéristique des produits et services désignés.

Si le chocolat est un ingrédient bénéfique et astucieux dans beaucoup de recettes, il n’a pas forcément les mêmes effets en droit des marques...

(CA Versailles, 12 décembre 2019, RG n°19/05272)

Mélanie Vallade, Juriste en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France