Donald Trump, marques et preuves d'usage

Une récente décision de la division d'opposition de l'EUIPO illustre une fois de plus l'importance d'établir la preuve de l'usage des marques antérieures, comme l'explique Florence Chapin.

En février 2021, DTTM Operations LCC, qui gère les droits de PI de l'ancien président américain Donald Trump, s'est opposée à une demande de marque européenne (EUTM) pour " Trump " dans les classes 10, 32 et 33 en se fondant sur des marques antérieures « Trump ". Dans sa décision de juin 2024, la division d'opposition de l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a soigneusement détaillé les conditions de recevabilité et de pertinence des preuves d'usage des marques antérieures. La décision considère notamment que les marques antérieures sont enregistrées et exploitées pour les services couverts.   

L’importance de la preuve d’usage 

Si le résultat de la décision de la division d'opposition de l'EUIPO dans l'opposition n° B 3 159 934 n’est pas surprenant, les détails du raisonnement sur la preuve d’utilisation soumise méritent d’être soulignés.

La demande de marque européenne a été déposée par Frank Lindner pour une marque verbale "Trump" en classes 10, 25, 32 et 33. Cette demande a été contestée par DTTM Operations LCC sur la base de plusieurs marques verbales "Trump" antérieures en classes 25, 41 et 43. Bien que le demandeur ait partiellement limité sa marque à la classe 25, la procédure s'est poursuivie pour les autres produits. La demande a ainsi été rejetée pour les produits des classes 32 et 33, mais a été acceptée pour les produits de la classe 10. 

Au cours de la procédure d'opposition, et conformément à l'article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001, la requérante a sollicité des preuves de l'usage des marques antérieures sur lesquelles l'opposition était fondée. La date de priorité de la demande contestée étant le 5 février 2021, l'opposante devait alors prouver que les marques sur lesquelles l'opposition était fondée avaient fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne (UE) du 5 février 2016 au 4 février 2021 inclus. 

Pour ce faire, l'opposante a donc rassemblé de nombreux éléments de différente nature afin de  prouver l'usage de ses marques, et parmi ces éléments : 

• décisions d'annulation reconnaissant la validité de l'usage des marques en classes 41 et 43 ; 
• extraits des sites internet de l'opposante ;
• avis de TripAdvisor ; 
• distinctions et classements concernant les terrains de golf ; 
• photographies d'installations de golf et de produits dérivés; 
• récompenses pour les hôtels ; 
• articles sur l'ancien président américain Donald Trump ; 
• cartes des vins de l'établissement vinicole Trump ; 
• menus pour enfants "Trump" ; 
• brochures pour les fêtes de Noël ; 
• listes de vins de la cave Trump ; et 
• prix décernés aux invités. 

Après avoir examiné tous ces documents, la division d'opposition a exposé, avec un grand intérêt , les conditions de recevabilité et de pertinence de ces preuves. 

Validité des preuves d'usage au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure dans l'UE suite au Brexit

Dans une remarque préliminaire, la division d'opposition a rappelé ce qui suit en référence à la communication en septembre 2020 du directeur exécutif de l'EUIPO sur l'impact du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne :

« Les preuves relatives au [Royaume-Uni] et à une période antérieure au 1er janvier 2021 seront pertinentes pour maintenir les droits sur l'EUTM et seront prises en compte. L'importance de cet usage pour l'évaluation globale de l'usage sérieux dans l'[Union européenne] diminuera progressivement - de potentiellement suffisant à totalement non pertinent - en fonction de la mesure dans laquelle il couvre la période pour laquelle l'usage doit être établi dans le cas d'espèce.

À l'inverse, les éléments de preuve relatifs au [Royaume-Uni] ne peuvent plus soutenir ou contribuer à la protection d'une MUE (par exemple, dans le contexte de la preuve de la réputation d'une MUE en vertu de l'article 8, paragraphe 5, [du règlement 2017/1001]) à compter du 1er janvier 2021, même si ces éléments de preuve sont antérieurs au 1er janvier 2021. La marque doit être réputée « dans l'UE » au moment de la prise de décision. »

La division d'opposition a ainsi conclu que, s'agissant de la preuve de l'usage des marques TRUMP antérieures, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 étaient pertinents et devaient donc être pris en compte, considérant que la majeure partie de la période concernée se situait avant le 1er janvier 2021.

Admissibilité des preuves d’usage présentées hors délai

Dans le cadre de la procédure, l'opposant a présenté, en réponse aux arguments du demandeur, des preuves supplémentaires après le délai imparti pour motiver son opposition.

Le règlement en vigueur fait état de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'EUIPO d'accepter ou non des éléments soumis hors délai (article 95, paragraphe 2, du règlement). L’EUIPO doit exercer son pouvoir discrétionnaire si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai qui se rapporte à la même exigence juridique que celle énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission (2018/625). ) – à savoir lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se rapportent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.

En l’espèce, seuls les éléments soumis dans les délais pertinents ont été pris en compte.

Usage de la marque telle que déposée

Les éléments de preuve présentés démontraient l'usage de la marque antérieure telle qu'enregistrée, à savoir l'élément « TRUMP » dans le corps du texte et sur les services, comme suit :

Selon le règlement 2017/1001, l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme différant par des éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, (que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire) constituera également un usage. 

La division d'opposition a décidé ce qui suit :

• La présence d'un élément figuratif représentant un blason ou un emblème serait perçue par le public pertinent comme un symbole héraldique évoquant des valeurs telles que la tradition, la noblesse et la respectabilité (voir affaire T‑859/16), qui s'inscrivent dans le cadre d'une note cinq étoiles d’une chaîne hôtelière (que l'opposant exploite).
• Le dispositif figuratif d'un phare évoquait un emplacement en bord de mer, ce qui était bien le cas des hôtels de l’opposant
• Le mot « Trump » est l'élément dominant et de facto celui sur lequel l'attention des consommateurs se porte en raison de sa position initiale parmi les éléments verbaux.

Par conséquent, la division d'opposition a considéré que le signe antérieur TRUMP a bien été exploité tel qu'enregistré, avec des modifications acceptables au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

Validité d'utilisation par rapport aux services enregistrés

Les marques antérieures de l'opposant couvrent les services suivants de la classe 43 : « hôtel ; restaurant; service de restauration; réservation d'hôtel ».

Le demandeur a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves en ce qui concerne les services de restauration, de cafés, de bistros et de bars, de restauration et de restaurant, de salon, de café et de cocktails, correspondant approximativement aux services pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée en classe 43. Le demandeur a alors fait valoir qu'il n'existait qu'un seul bar/restaurant appelé via « le nom purement descriptif » « Trump's Bar & Restaurant » ou « Ocean View Restaurant ».

La division d'opposition a rejeté cet argument, fondant son raisonnement sur la décision de la chambre de recours dans l'affaire R 2581/2019-5 :

“Un hôtel est un établissement qui offre au public un hébergement et généralement des repas, des divertissements et des services divers. Par conséquent, les services de restauration font partie intégrante du fonctionnement d'un hôtel et, en particulier, d'un hôtel de prestige cinq étoiles offrant un luxe, un hébergement, un confort et un service exceptionnels. Les clients identifieront nécessairement comme origine des restaurants, les lieux de restauration situés à l'intérieur de l'hôtel comme étant les mêmes que ceux de l'hôtel, désignés en l'espèce par l'enseigne TRUMP”

La division d'opposition a conclu que les éléments de preuve présentés par l'opposant étaient suffisants pour prouver l'usage sérieux des marques antérieures pour la période pertinente sur le territoire concerné pour tous les services en cause.

Preuve de l'usage et reconnaissance de la renommée en vertu de l'article 8, paragraphe 5

La division d'opposition a rappelé que la renommée d'une marque implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu'elle désigne.

La division d'opposition a indiqué que, si la preuve de l'usage était suffisante dans la procédure de déchéance au motif que les marques n'avaient pas fait l'objet d'un usage sérieux, la même conclusion ne pouvait pas être automatiquement appliquée dans la procédure en cours au titre de l'article 8, paragraphe 5.) du règlement 2017/1001

Des preuves supplémentaires au-delà de celles soumises étaient nécessaires pour établir la reconnaissance généralisée par le public concerné. Les preuves provenant des médias sociaux pourraient être utilisées pour aider à indiquer la reconnaissance des marques ou de leur usage par le public concerné (à condition que les dates et les adresses URL soient indiquées).

L'opposante a en outre fait valoir que les preuves démontraient clairement que ses établissements bénéficiaient d'une réputation propre et distincte en ce qui concerne leurs offres de services connexes, que Donald John Trump bénéficiait également d'une réputation propre et indépendante et que les deux étaient intrinsèquement liés. À cet égard, il a été noté qu'un signe ne jouit pas d'une réputation intrinsèque, par exemple simplement parce qu'il se réfère à une personne ou à un événement célèbre, mais uniquement pour les produits et services qu'il désigne et l'usage qui en a été fait. En outre, le droit au nom n'est pas une base acceptée pour une opposition.

La division d'opposition a conclu que les preuves dans leur ensemble n'étaient pas suffisamment solides pour prouver que les marques de l'opposante étaient réputées sur le territoire concerné. Pour prouver la renommée, la documentation pertinente aurait pu inclure la part de marché détenue par les marques, des sondages d'opinion, des études de marché ou d'autres documents commerciaux, tels que des audits et des inspections.

Risque de confusion

Concernant le risque de confusion entre les marques, il n'y a pas eu de discussion supplémentaire sur ce point dans la mesure où elles étaient identiques.

En ce qui concerne les produits et services, la division d'opposition a réitéré un principe bien connu concernant la similarité reconnue, bien qu'à un faible degré, entre les services de la classe 43 et les produits des classes 32 et 33 :

« Ces produits sont exploités et proposés dans le cadre de services de fourniture d'aliments et de boissons et sont donc étroitement liés à ces services. Ils coïncident également au niveau de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs ».

La décision rappelle utilement plusieurs principes essentiels relatifs à la preuve de l'usage. On ne saurait trop rappeler aux titulaires de marques l’importance de rassembler de telles preuves tout au long de la durée de vie de leurs marques.

Pour plus d'informations et de conseils sur les preuves d'usage, lisez notre guide sur la collecte de preuve d'usage, consultez votre Conseil Novagraaf ou contactez-nous ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois dans WTR Daily, une partie de World Trademark Review, en juin 2024. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.worldtrademarkreview.com .

Florence Chapin, Conseil en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles et Responsable du pôle viti-vinicole, Novagraaf, France.