Du nouveau concernant la généralisation intermédiaire devant l’Office Européen des Brevets ?

La décision T 1762/21 de l'Office Européen des Brevets clarifie l'admissibilité de revendications modifiées via "généralisation intermédiaire". Elle permet d'extraire des caractéristiques d'un exemple de réalisation, sans obliger à inclure toutes les autres, si elles ne sont pas pertinentes pour le résultat recherché.

La décision T 1762/21 prise par une Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets (‘OEB’) concerne l’admissibilité de revendications modifiées dans lesquelles certaines caractéristiques initialement présentes ont été supprimées et la base de ces modifications dans la demande telle que déposée. La décision vient apporter des précisions concernant un sujet bien connu des déposants et de leurs mandataires, celui de la ‘généralisation intermédiaire’, qui désigne un objet se situant entre un mode particulier de réalisation et la définition de l'invention en termes généraux, tous deux définis dans la demande telle que déposée. C’est un cas fréquent lorsque l’on cherche à préciser une revendication indépendante à l’aide d’une caractéristique extraite d’un exemple de réalisation, alors que cet exemple comporte d’autres caractéristiques.

L'importance de l'article 123(2) de la CBE

En cas de modification notamment des revendications, l’article 123(2) de la Convention sur le Brevet Européen (‘CBE’) pose en effet une exigence forte (‘La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.’) qui est appliquée de manière stricte par l’OEB.

La règle de la déduction directe et sans ambiguïté

La règle utilisée, maintes fois confirmée par la jurisprudence, est qu’une modification est admissible du point de vue de l’article 123(2) « si l'homme du métier ne reçoit pas des informations non déductibles directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée initialement, même lorsqu'il est tenu compte d'éléments implicites pour l'homme du métier du fait de ses connaissances générales ».

Conditions d'extraction d'une caractéristique

Pour déterminer si une caractéristique peut être extraite d'un mode de réalisation particulier et ajoutée à la revendication, les Directives d’Examen de l’OEB requièrent que :

1. cette caractéristique ne soit pas apparentée ou inextricablement liée aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation, et
2. la divulgation générale justifie l'isolement de la caractéristique, conduisant à une généralisation, et son introduction dans la revendication.

La décision T 1762/21

La décision concerne un recours contre une décision d’une Division d’Opposition. Tant cette dernière que la Chambre de Recours ont décidé de maintenir le brevet tel que délivré.

Le brevet porte sur un système de tomographie mammaire, une technologie d’imagerie médicale en 3D selon laquelle des images radiographiques d’un sein sont obtenues par un détecteur pour plusieurs angles de vue, avec un déplacement d’un tube à rayons X entre chaque prise de vue. Une anode, une cathode et un port définissent un point focal du tube à rayons X. Les images radiographiques peuvent ensuite être traitées pour obtenir des coupes haute résolution. L’invention vise à synchroniser le déplacement du tube à rayons X avec un déplacement du point focal ‘statique’ de ces rayons, pour maintenir un point focal ‘effectif’ sensiblement fixe lors du temps d’exposition. Il est ainsi possible de réduire tant la durée de la période d’exposition que le flou dans les images.

Lors de la procédure d’examen, le demandeur avait modifié les revendications à plusieurs reprises, introduisant des caractéristiques issues de la description. L’opposant avait argumenté que l’extraction de ces caractéristiques de la description constituait une généralisation intermédiaire, car d’autres caractéristiques de la description auraient été omises.

Les arguments de l’opposant

Par exemple, le demandeur avait intégré dans la revendication une référence à des palettes de compression (mais sans mentionner que ces palettes étaient des palettes ‘inférieure et supérieure’) et une référence à une anode (mais sans mentionner que l’anode était montée sur un arbre actionné par un moteur).

Selon l’opposant, il aurait fallu de plus intégrer un filtre, un collimateur, un tube en verre sous vide, ainsi que la définition de la forme de la cathode et de celle d’une cupule de focalisation.

Le rejet des arguments par la Chambre

Les arguments de l’opposant sont rejetés par la Chambre. La Chambre rappelle les règles bien connues exposées en introduction, mais précise ce qui suit au point 2.5 de sa décision :

« Des caractéristiques de la description concernant d’autres aspects du système [que l’optimisation des images en agissant sur le point focal], tel que la façon de générer les rayons X ou la manière de maintenir le sein en place sur le détecteur, peuvent être omises de la revendication du moment qu’ils ne sont pas pertinents pour l’optimisation, même s’ils contribuent au fonctionnement général du système tomographique. »

« La personne du métier aurait vu que les caractéristiques omises ne contribuent pas à l’optimisation des images acquises en agissant sur le point focal. »

Selon la décision de la Chambre de Recours, il serait donc possible, sous condition :

• de complémenter une revendication avec certaines caractéristiques d’un exemple de réalisation, tout en omettant celles qui ne contribuent pas au résultat à obtenir ; et
• pour les caractéristiques qui ne contribuent pas au résultat à obtenir, de les intégrer dans la revendication sans toutefois y adjoindre les qualificatifs auxquelles ces caractéristiques sont associées dans l’exemple de réalisation.

Conclusion

La décision apporte des nuances intéressantes dans l’application de règles établies sur base d’exemples spécifiques. Notamment, l’idée que l’extraction d’une caractéristique d’un exemple de réalisation pour son intégration dans une revendication obligerait d’y intégrer aussi mot pour mot le restant de l’exemple de réalisation est battue en brèche.

Martin Kohrs, Conseil en Propriété Industrielle – Brevets, Novagraaf, France