La PI et le Brexit : les réponses à vos questions
Bienvenue dans notre FAQ dédiée au Brexit et vos droits de propriété intellectuelle. Si vous avez d’autres questions que celles figurant ci-dessous, ou si vous souhaitez parler à un Conseil en propriété intellectuelle pour obtenir des précisions n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe.
Le clonage des droits de l'UE
Comment Novagraaf gère-t-il le clonage automatique des droits sur les marques et les modèles ? Les nouveaux droits sont-ils visibles dans EasyIP ?
Tous les droits britanniques clonés ont été automatiquement créés dans notre logiciel de gestion de la propriété intellectuelle et sont donc visibles par nos clients sur EasyIP. Les droits clonés sont reconnaissables à leur numéro unique (voir ci-dessous).
Dois-je désigner une adresse de notification au Royaume-Uni pour mes droits clonés ?
Il n'est pas nécessaire de désigner un représentant britannique pour un droit cloné au Royaume-Uni pendant les trois premières années de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Toutefois, il est conseillé de fournir une adresse de service pour vos enregistrements britanniques afin de rester informé des évènements pouvant les affecter (voir "Brexit and IP : Understanding the UKIPO address for service rules change" pour plus d'informations sur les règles concernant l'adresse de service britannique).
Quel numéro a été attribué à mon nouveau titre britannique issu de ma marque ou Dessin/Modèle de l’UE ? Puis-je facilement identifier d'autres clones dans le registre de l'UKIPO ?
Le numéro attribué à la marque britannique clonée est constitué des huit derniers chiffres de la marque de l’Union Européenne (EUTM) précédés de UK009.
Le numéro des nouveaux droits britanniques issus de la désignation UE d'un enregistrement international (IR) est quant à lui constitué des huit derniers chiffres de l'IR (désignation UE) précédés de UK008. Cela permet aux utilisateurs d'identifier les droits britanniques créés à partir d'enregistrements internationaux et de les distinguer des marques britanniques existantes. En ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC), pour distinguer les nouveaux droits clonés des dessins ou modèles enregistrés britanniques ab initio, le numéro qui leur est attribué est constitué du numéro complet du DMC à 13 chiffres, précédé du chiffre "9".
Demandes de conversion
Quand puis-je déposer une demande de conversion au Royaume-Uni de mon droit de l'UE non enregistré au 31 décembre 2020 ?
Pour bénéficier de la procédure de conversion et conserver la même date de dépôt que le dépôt européen, vous devez effectuer une demande en ce sens jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
Lorsqu'une marque de l’UE est contestée et que le demandeur a demandé sa conversion au Royaume-Uni, si la marque de l’UE est ensuite rejetée, le clone britannique reste-t-il valable ?
La demande de conversion au Royaume-Uni n'est pas liée à la marque de l’UE en cours et peut donc être enregistrée, même si la demande européenne initiale est finalement rejetée. Le droit britannique peut faire l'objet d'une opposition séparée, mais l'opposant devra se fonder sur des droits valables au Royaume-Uni.
Lorsqu'une marque de l’UE est enregistrée mais qu'elle a déjà fait l'objet d'une annulation après la sortie effective du Royaume-Uni, un clone automatique aura tout de même été créé mais son sort sera lié au résultat de l'action en annulation de la marque UE.
Dois-je désigner un représentant au Royaume-Uni pour déposer une demande de conversion d'une EUTM en cours ?
Un représentant ayant une adresse au Royaume Uni est requise pour toutes les nouvelles demandes britanniques après le 31 décembre 2020 (voir "Brexit and IP : Understanding the UKIPO address for service rules change" pour plus d'informations sur les règles concernant une adresse de service britannique).
Comment puis-je demander à Novagraaf de procéder à des conversions au Royaume-Uni ?
Veuillez contacter directement votre conseil Novagraaf, ou remplissez les cases ci-dessous pour désigner Novagraaf comme votre adresse de service au Royaume-Uni et nous permettre de procéder aux demandes de conversions au Royaume-Uni en votre nom.
Renouvellements
Puis-je encore bénéficier d'un clone britannique si je n'ai pas renouvelé mon enregistrement européen avant le 31 décembre 2020 ?
Tant que l'EUTM est renouvelée dans le délai de grâce de six mois, un droit britannique sera automatiquement créé et renouvelé sans frais supplémentaires. Ceci n’est applicable qu'aux EUTM qui devaient être renouvelées avant le 31 décembre 2020.
Si mon droit de l'UE expirait en 2021 mais que je l’ai renouvelé de façon anticipé en 2020, cela signifie-t-il que je suis dispensé de procéder à une demande de conversion au Royaume-Uni ?
Non, un renouvellement anticipé ne vous dispense pas d’effectuer une demande de conversion pour maintenir vos droits au Royaume-Uni.
Quand puis-je déposer une demande de renouvellement du clone britannique de mon titre UE ?
Les clones britanniques peuvent être renouvelés à tout moment après leur création le 1er janvier 2021, mais uniquement dans les six mois précédant leur date limite de renouvellement. Tout droit britannique nouvellement créé qui doit être renouvelé dans les six mois suivant le 1er janvier 2021 bénéficiera d'une période supplémentaire de six mois après son expiration, pendant laquelle il pourra être renouvelé sans frais officiels supplémentaires.
Procédures contentieuses
Qu'advient-il des actions d'opposition/d'annulation contre des titres de l’UE qui sont basées sur des droits britanniques du Royaume-Uni ?
Si l'action se fonde uniquement sur des droits britanniques, elle sera rejetée. Si d'autres droits européens sont invoqués, l'opposition/annulation sera poursuivie sur la base de ces droits uniquement.
Que se passe-t-il si mon enregistrement européen fait l'objet d'une action en annulation engagée avant le 31 décembre 2020 ?
Lorsqu'une marque de l'UE faisait l'objet d'une procédure de radiation en cours à la fin de la période de transition, un droit britannique aura été créé. Le sort du clone britannique suivra celui de son titre européen de base. L'annulation du droit britannique n'est pas automatique et doit être demandée par le demandeur auprès de l'UKIPO.
Toute action en annulation déposée contre une marque communautaire après le 1er janvier 2021 n'aura aucun effet sur l'enregistrement cloné au Royaume-Uni.
Si un tiers s'oppose à la désignation britannique de ma marque internationale et que celle-ci est finalement refusée, bénéficierai-je tout de même d’un clone britannique issu de ma marque de l’UE et ce clone sera-t-il soumis à une nouvelle période d'opposition ?
Tous les droits en Union Européenne qui ont été enregistrés avant la fin de la période de transition ont été automatiquement clonés en tant que droits nationaux britanniques enregistrés et il n'y aura pas de nouvelle période d'opposition. Les droits britanniques clonés nouvellement créés seront toutefois soumis à une procédure d'invalidation/révocation comme tout autre droit enregistré.
Puis-je prolonger le délai d'opposition contre la marque britannique d’un tiers si je suis dans l’attente du dépôt d’une demande de conversion de ma marque de l’UE ?
Au-delà de la procédure normale d'extension des délais d'opposition (un mois en plus de la période initiale de deux mois), les délais d'opposition au Royaume-Uni ne peuvent pas être prolongés. De même, les actions en annulation ne peuvent pas être fondées sur des clones britanniques de marque UE si la demande de conversion n’a pas été introduite. Cependant, les parties peuvent demander qu'un motif d'opposition/d’annulation constitué d’une demande de conversion en attente se rajoute aux autres droits invoqués dans le cadre de procédure de contestation de marques britanniques de tiers. Cela ne s'applique qu'aux actions en nullité ou aux oppositions déposées à partir du 31 décembre 2020 contre des marques qui ont elles-mêmes été déposées après la sortie effective du Royaume-Britannique de l’UE. Le tribunal tiendra compte de tous les facteurs pour décider s'il doit faire droit à une telle demande.
Si le délai d'opposition contre une demande britannique est postérieur au 31 décembre 2020, mais que le dépôt de cette marque a été réalisé avant le 31 décembre 2020, puis-je tout de même me prévaloir de mon droit européen pour m'opposer à la demande britannique ?
Ces procédures seront traitées dans le cadre de la loi telle qu'elle existait avant Brexit. Dans ce scénario, les marques de l’UE et les désignations UE dans les IR continueront à constituer des marques antérieures aux marques britanniques. Cela s'applique aux marques enregistrées et aux marques en cours d'enregistrement, bien que, pour ces dernières, la marque antérieure devra être finalement enregistrée.
Utilisation et réputation
Quel a été l'impact de la fin de la période de transition sur les conditions d'utilisation de mon enregistrement dans l'UE et de mon nouveau clone britannique ?
- Perspective britannique :
Toute utilisation de la marque dans l'UE faite avant le 1er janvier 2021, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni, est considérée comme un usage effectif du droit britannique cloné. Lorsque la période de référence de cinq ans inclut du temps précédant le 1er janvier 2021, une utilisation dans l'UE sera prise en compte. Une utilisation en dehors du Royaume-Uni réalisée après le 1er janvier 2021, ne sera pas prise en compte pour consolider r un usage effectif du clone britannique. Dans tous les cas, une reprise de l’usage après une période de 5 ans d’inexploitation sera considérée comme valide qu’il s’agisse d’une utilisation de la marque de l’EU ou de la marque clonée correspondante. Un usage de la marque UE initiale réalisé avant le 1er janvier 2021 (que ce soit au Royaume-Uni ou en dehors du Royaume-Uni), sera pris en compte pour attester de l’exploitation du clone britannique.
- Perspective de l'UE :
L'utilisation de la marque au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021–n’est pas considérée comme un usage « dans l'UE » et ne compte donc pas aux fins du maintien des droits conférés par la marque de l’Union Européenne. L'usage de la marque de l’UE au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue, en principe, un usage "dans l'UE" aux fins du maintien des droits conférés par la marque tant que cet usage est relatif à la période de référence pendant laquelle l'usage doit être démontré.
Dessins et modèles
Mon dessin ou modèle non enregistré de l'UE est-il encore protégé et exécutoire au Royaume-Uni à au 1er janvier 2021 ?
Les dessins ou modèles qui étaient protégés en Union Européenne en tant que dessins ou modèles non enregistrés avant le 1er janvier 2021 continuent d'être protégés en tant que dessins ou modèles non enregistrés au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. Ces dessins ou modèles continuent d'être protégés au Royaume-Uni pour le reste de la période de trois ans qui leur est attachée.
Si un dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant a été créé avant le 1er janvier 2021 par une première divulgation dans l'UE mais en dehors du Royaume-Uni, cela n'affectera pas la validité du dessin ou modèle non enregistré au Royaume-Uni.
Comment mon dessin ou modèle peut-il bénéficier de droits sur des dessins ou modèles non enregistrés au Royaume-Uni après la période de transition ?
À compter de la fin de la période de transition, les conditions d'obtention du droit sur les dessins ou modèles britanniques sont limitées :
- les personnes résidant au Royaume-Uni y compris : Anguilla, Bermuda, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Channel Islands, Falklands Islands, Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Montserrat, New Zealand, Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, St Helena and Dependencies, South Georgia and the South Sandwich Islands, Turks and Caicos Islands.
- les entreprises constituées en vertu de la législation du Royaume-Uni (comprenant les géographies pertinentes visées ci-dessous).
Lorsque la condition de protection est le résultat d'une première commercialisation, vous devrez avoir divulgué votre dessin ou modèle au Royaume-Uni ou une des géographies pertinentes.
Il n'est pas possible de procéder à une "double divulgation" d'un dessin ou modèle à la fois au Royaume-Uni et dans l'UE, la première divulgation ne pouvant avoir lieu qu'au Royaume-Uni ou dans un Etat Membre de l'UE. La protection sera accordée dans la juridiction où la première divulgation du dessin ou modèle a eu lieu.
J'ai différé la publication de ma demande de dessin ou modèle européen, bénéficiera-t-elle d'une conversion ?
Non, si un dessin et modèle n’a pas été publié au 31 décembre 2020, le dessin ou modèle n'aura pas été automatiquement cloné. Son titulaire peut demander une conversion à l'UKIPO (comme il le ferait pour une ou plusieurs marques ou dessins ou modèles en cours d’enregistrement).
Les demandes d'intervention douanières
La fin de la période de transition a-t-elle eu un impact sur mon avis douanier actuel et, si oui, dois-je en déposer un nouveau ?
À compter du 1er janvier 2021, toute demande d'intervention douanière au sein de l'UE déposée dans un État membre autre que le Royaume-Uni ne couvrira plus le Royaume-Uni. Dans ce cas, une nouvelle demande d’intervention douanière spécifique au Royaume-Uni doit être déposée si une protection est requise au Royaume-Uni.
Si la demande d’intervention douanière au sein de l'UE a été déposée par l'intermédiaire des douanes britanniques, elle restera valable au Royaume-Uni mais pas dans les autres États membres de l'UE. Dans ce cas, une nouvelle demande doit être déposée par l'intermédiaire d'un des autres États membres de l'UE.
Taxes de l'UKIPO
L'UKIPO a-t-elle modifié ses taxes officielles ?
Nous n'avons connaissance d'aucune modification des taxes de l'UKIPO, à l'exception de la renonciation aux taxes de renouvellement tardif pour les droits britanniques clonés dans certaines circonstances.
Représentation
Si un représentant de l'UE a été désigné pour ma marque internationale désignant l’UE, reste t’il le contact pour mon droit britannique cloné auprès du UKIPO ?
Oui, le représentant pour la désignation UE de la marque internationale sera automatiquement enregistré comme contact concernant mon nouveau droit cloné au Royaume-Uni.
Si aucun représentant n'a été désigné pour ma désignation de l’UE d'un Enregistrement International, le représentant tel qu’inscrit auprès l'OMPI sera-t-il celui du droit britannique cloné ?
En l’absence de représentant inscrit auprès de l’EUIPO concernant la désignation de l’UE de ma marque internationale, aucun représentant ne sera inscrit concernant mon droit britannique cloné. Les données relatives à l’OMPI ne seront pas reprises pour mon droit britannique cloné.
Que se passe-t-il si le représentant pour mon enregistrement cloné au Royaume-Uni est basé en dehors du Royaume-Uni et de l'UE ?
Concernant les droits clonés découlant des EUTM et des RCD, aucun changement de représentant et/ou de domicile élu ne sera nécessaire pendant trois ans (le délai de grâce de trois ans). En revanche ce n’est pas le cas pour, les droits clonés découlant de marques internationales (désignation UE) et de dessins ou modèles internationaux (désignation UE). Ils sont traités comme de purs droits britanniques. Le délai de grâce de trois ans ne s'appliquera pas.
Le nouveau système exige que le représentant ait une adresse au Royaume-Uni, à Gibraltar ou dans les îles anglo-normandes sera requise si une procédure telle que l'opposition, l'annulation, l'invalidation, etc. est engagée à partir du 1er janvier 2021 sur l'un de ces droits clonés issus d’enregistrements internationaux.
Lorsqu'il n'y a pas de représentant pour ma désignation de l’Union Européenne et que le représentant de l'OMPI n'est pas inclus dans le droit britannique, mon enregistrement britannique est-il "orphelin" ? Un représentant du Royaume-Uni doit-il être désigné ?
S'il n'y a pas de représentant, la communication se fera avec le titulaire des droits et sous réserve des changements d'adresse de service résumés ici.
Indications géographiques
Dois-je déposer à nouveau mon indication géographique pour maintenir la protection au Royaume-Uni ?
Les indications géographiques qui ont été enregistrées dans l'Union européenne avant la fin de la période de transition, et celles qui ont été inscrites au registre à la fin de la période de transition, demeurent protégées au Royaume-Uni, sans qu'il soit nécessaire de les déposer à nouveau au Royaume-Uni ou d'entreprendre des procédures administratives pour assurer cette protection. L'enregistrement au Royaume-Uni de ces d'indications géographiques de l'UE sera gratuit. À partir du 1er janvier 2021, un nouveau système est en place pour la protection des IG au Royaume-Uni. Il est nécessaire de demander séparément la protection au Royaume-Uni pour toute nouvelle IG déposée après le 1er janvier 2021.
Certificats complémentaires de protection (CCPs)
Qu'en est-il des CPS à partir du 1er janvier 2021 ?
Les CPS britanniques accordés restent valables, sans changement de leur durée. Les demandes de CPS qui ont été déposées au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 continueront à être examinées – un nouveau dépôt n’est pas nécessaire - en outre, une fois accordés, les CCP correspondant donneront les mêmes droits. Pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2021, une demande de CCP nécessite toujours un brevet délivré par le Royaume-Uni ou un brevet EP(UK), ainsi qu'une autorisation de mise sur le marché valable au Royaume-Uni. Toutefois, la procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché a changé.
Qu'est-ce qui a changé pour les autorisations de mise sur le marché ?
Avant le 1er janvier 2021, les autorisations de mise sur le marché étaient accordées soit par l'Agence européenne des médicaments (EMA), soit par la MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) du Royaume-uni. Si une autorisation de mise sur le marché avait été accordée par l'Agence européenne des médicaments avant 2021, elle aurait été convertie le 1er janvier 2021 en une autorisation britannique équivalente. Depuis le 1er janvier 2021, la MHRA est l'autorité de réglementation des médicaments et des dispositifs médicaux du Royaume-Uni, qui prend des décisions et exerce des fonctions qui ont été prises ou exercées au niveau de l'UE. Il existe toutefois une exception à cette règle : En vertu du protocole de l'Irlande du Nord (NI), le NI est toujours lié par la législation européenne pour l'autorisation des médicaments et des produits phytopharmaceutiques. En conséquence, les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché pour l'Irlande du Nord continueront d'être prises de manière centralisée, par l'EMA. Ces facteurs signifient qu'à partir du 1er janvier 2021, trois types d'autorisations de mise sur le marché sont possibles :
- Les AMM qui ont été converties à partir d'AMM existantes de l'EMA : elles sont valables dans tout le Royaume-Uni ;
- les AMM accordées par l'EMA : valables pour le NI;
- les AMM accordées par la MHRA : valables en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles uniquement.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe des CCPs séparés, car le gouvernement a publié une loi (Règlements de 2020 sur les Certificats Complémentaires de Protection (Amendment) (sortie de l’UE)) qui permet d'accorder un CCP sur la base de l'autorisation de mise sur le marché (ou d'une combinaison d'autorisations) dont dispose le demandeur au moment de sa demande. Il est important de noter que la protection conférée par le CCPs ne s'étend qu'à la ou aux parties du Royaume-Uni pour lesquelles une AMM valide a été accordée lors du dépôt de la demande de CCP. Par exemple, si le CPP est accordé sur la base d'une autorisation de mise sur le marché couvrant uniquement la NI, le CPP n'offrira une protection que pour la NI. Le demandeur peut demander des autorisations de mise sur le marché supplémentaire jusqu'au moment où le CCP entre en vigueur (c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du brevet de base) et ainsi étendre la protection à l'ensemble du Royaume-Uni.
Qu'est-ce qui a changé pour les extensions pédiatriques ?
Avant le 1er janvier 2021, la législation européenne prévoyait une prolongation de six mois d'un CPP concernant un médicament pour enfants pour lequel des données ont été soumises conformément à un plan d'investigation Pédiatrique (PIP). Depuis le 1er janvier 2021, des dispositions équivalentes ont été introduites dans le cadre des Règlements 2012 sur les médicaments à usage humain du Royaume-Uni. La procédure de demande de prolongation reste la même, et peut être effectuée en même temps que le dépôt de la demande de CCP ou à tout moment jusqu'à deux ans avant l'expiration du CCP. Les mêmes conditions d'octroi doivent être remplies, mais il ne sera plus nécessaire de fournir la preuve d'autorisations couvrant le produit dans l'ensemble de l'AEE.
Y a-t-il eu un changement dans les dérogations de fabrication relatives aux CPPs ?
Une dérogation de fabrication relative aux CCPs et basée sur la législation européenne est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Elle permet aux fabricants de fabriquer des médicaments protégés par des CCPs pour l'exportation en dehors de l'UE sans le consentement du titulaire des droits. Elle permet également de fabriquer et de stocker des médicaments pendant les six derniers mois d'un CCP prêt pour un lancement le premier jour dans l'UE après l'expiration du CCP. À la suite d'un recours sur l'avis du gouvernement sur la version britannique de la dérogation, une législation britannique a été adoptée confirmant que la dérogation relative à la fabrication était maintenue. Ainsi, les tiers continuent à pouvoir fabriquer des produits protégés par le CCP au Royaume-Uni pour les exporter vers des pays en dehors du Royaume-Uni et de l'UE et, dans les six derniers mois du CCP, de stocker les produits protégés par le CPP au Royaume-Uni pour les vendre au Royaume-Uni ou dans l'UE à l'expiration du CCP.