Le droit à une revendication de priorité : retour sur les décisions G1/22 et G2/22 de la Grande Chambre de l'OEB

La Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a rendu sa décision très attendue dans les affaires consolidées G1/22 et G2/22. Chris Poll résume la décision et ses implications pour les titulaires de brevets.

La décision dans les affaires G1/22 et G2/22 répond à deux questions :

• L'OEB est-il compétent pour évaluer si une partie a droit à la priorité en vertu de l'article 87(1) de la Convention sur le brevet européen (CBE) ?
• Dans l'affirmative, l'approche établie des "codemandeurs PCT" est-elle valable ?

L'approche des codemandeurs du PCT et les revendications de priorité

Il est bien établi que tous les déposants d'un dépôt prioritaire, ou leurs ayants droit, doivent être nommés en tant que déposants dans une demande ultérieure, pour que cette demande ultérieure puisse valablement revendiquer la priorité du dépôt prioritaire.

L'approche des "codemandeurs PCT" s’applique lorsqu'une demande PCT désigne plusieurs codemandeurs et qu'au moins un de ces codemandeurs détient le droit de revendiquer la priorité. Comme nous l'avons vu précédemment, cette situation se présente souvent lorsqu'une demande prioritaire américaine est déposée au nom des inventeurs, puis que la demande PCT est déposée avec les inventeurs désignés comme déposants pour les États-Unis et une personne morale désignée comme déposant pour tous les autres États. Plusieurs décisions antérieures ont considéré que l'approche des « codemandeurs PCT" constituait une revendication de priorité valable.

Dans l’affaire G1/22, une demande provisoire américaine a été déposée au nom des inventeurs (déposant A). Une demande PCT a ensuite été déposée, le demandeur A étant désigné comme déposant pour les États-Unis et le demandeur B comme déposant pour tous les autres États. Lors de la procédure d'opposition relative à la demande euro-PCT ultérieure, la division d'opposition a conclu que la demande n'avait pas droit à la priorité parce que l’une des cessions des inventeurs (demandeur A) au demandeur B ne prenait effet qu'après la date de dépôt de la demande PCT. La demande euro-PCT a ensuite été jugée dépourvue de nouveauté par rapport à l'art antérieur intermédiaire. La décision G2/22 concerne une demande divisionnaire avec la même revendication de priorité, qui a également été jugée invalide, pour un raisonnement correspondant par la division d'examen.

Dans le cadre du recours ultérieur, il a été considéré que l'approche des « codemandeurs PCT" était un concept contesté dans la jurisprudence, et les questions susmentionnées ont donc été soumises à la Grande Chambre de Recours (GCR) .

La GCR rend une décision intéressante sur les revendications de priorité

En réponse à la question 1, la GCR a conclu que l'OEB est compétent pour évaluer si une partie a droit à la priorité.

En réponse à la question 2, la GCR a pris une décision très intéressante en déclarant que le dépôt d'une demande PCT par des demandeurs conjoints A et B implique un accord entre les demandeurs permettant au demandeur B de se prévaloir de la priorité, selon une "présomption réfutable". La présomption est réfutable parce qu'il peut y avoir des cas où le demandeur prioritaire peut avoir des raisons légitimes de ne pas permettre au demandeur ultérieur de se prévaloir de la priorité.

On peut s'attendre à ce que cette décision rende plus difficile pour les opposants de contester les revendications de priorité à l'avenir, étant donné que la charge de prouver l'invalidité d'une revendication de priorité pourrait être transférée à l'opposant, au lieu de revenir au titulaire du brevet.

Si la décision G1/22 et G2/22 soulagera les demandeurs de brevet qui s'appuient sur l'approche des « codemandeurs PCT », cela ne signifie pas que les demandeurs doivent adopter une approche détendue dans le traitement de leurs revendications de priorité. Comme on l'a vu dans l'affaire CRISPR, les faux pas peuvent être catastrophiques.

Pour toute question sur les stratégies de dépôt de brevet, y compris toute préoccupation concernant les revendications de brevet, adressez-vous à votre conseil Novagraaf ou contactez notre équipe de conseils en brevets européens ci-dessous.

Chris Poll, Conseil en Propriété Industrielle, Novagraaf au Royaume-Uni.