Locust Lane : un nom de rue peut-il être une marque ?

Au Canada, un problème s'est posé entre deux vignobles situés dans la même rue, Locust Lane, qui utilisent tous deux ce nom à titre de marque. Theo Visser explique à la fois la décision de justice et l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque.

Nom de rue

Locust Lane est une rue de Beamsville, une ville de 12 000 habitants du comté de Lincoln. Elle est située sur la rive sud du lac Ontario, au milieu de la région viticole canadienne. Dans cette rue se trouvent le Hidden Bench Vineyards & Winery Inc (ci-après Hidden Bench ou HB) et le Locust Lane Estate Winery Corp (LLEW).

Hidden Bench existe depuis 2003 et vend du vin sous le même nom depuis 2005, en utilisant Locust Lane comme marque secondaire. La société a donc déposé la marque verbale LOCUST LANE en janvier 2020 et la marque HIDDEN BENCH LOCUST LANE en mars 2021.

En 2019, Locust Lane Estate Winery a été créée. Cette société commercialise du vin sous le nom Locust Lane Estate Winery. Hidden Bench s'y est opposé et a envoyé une mise en demeure, mais n'ayant reçu aucune réponse, l'affaire a été portée devant les tribunaux.

Hidden Bench a fait valoir qu'elle était propriétaire de la marque LOCUST LANE enregistrée par la suite et que l'utilisation du terme Locust Lane par LLEW créait une confusion sur l'origine des produits, services et activités de Hidden Bench.

Marque déposée

Les principales questions soulevées dans cette affaire étaient les suivantes : Hidden Bench disposait-elle d'une marque valide pour le nom géographique « Locust Lane » et LLEW a-t-elle violé ce droit antérieur ? En outre, HB a-t-elle construit un goodwill avec la marque, celle-ci a-t-elle engendré une confusion dans l’esprit du consommateur, et HB a-t-elle subi des dommages ?

La société Hidden Bench doit prouver qu'elle possède un droit de marque valide, cependant LLEW soutient que ce n'est pas le cas. Selon elle, la marque est une indication géographique et ne peut donc pas être monopolisée. Elle fait également valoir que la marque n'a pas acquis de caractère distinctif par son usage prolongé.

Caractère distinctif

Sur ce point, la Cour relève que le caractère distinctif est crucial pour déterminer le degré de protection qui peut être accordé à la marque. Pour qu’elle soit valable, une marque est exploitée de telle sorte qu’elle permet de distinguer les produits et services qu’elle couvre de ceux de ses concurrents (ce qui implique également qu'il faut être en mesure de démontrer que la marque est utilisée en relation avec les produits et services en question). Sur la base de cette définition, la Cour a estimé que la marque de Hidden Bench répondait à cette exigence.

Indication géographique

Toutefois, la Cour a estimé que les noms de rue peuvent être clairement descriptifs d’une origine géographique. Conformément aux décisions récentes de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, qui ont limité la protection des marques géographiquement descriptives, la Cour a estimé qu'il est indifférent que le consommateur moyen ignore la signification géographique si les produits et services proviennent effectivement de ce lieu. Sur cette base, la Cour a jugé que les marques LOCUST LANE sont clairement descriptives et sont alors dépourvues de caractère distinctif.

Concernant la question relative à l’acquisition d’un caractère distinctif par l'usage, la Cour relève que, bien que les preuves démontrent que la propriété Hidden Bench exploite la marque LOCUST LANE depuis 2005 mais son chiffre d'affaires sur la période d’exploitation n'était que de 184 000 dollars par an. La Cour a alors estimé que ce volume ne permettait pas de manière significative à Hidden Bench de démontrer que la marque avait pu acquérir une distinctivité par l’usage.

Goodwill

La Cour a noté que pour estimer la valeur de la marque, il faut examiner le contexte dans lequel la marque est exploitée À cet égard, les preuves montrent que la marque LOCUST LANE a toujours été utilisée en association avec la marque HIDDEN BENCH, plus importante et plus distinctive. En outre, la marque LOCUST LANE était représentée de manière relativement discrète, puisqu'elle figurait toujours dans la moitié inférieure de l'étiquette, dans une police noire et entourée d'autres informations.

La Cour a également indiqué que la charge de la preuve est lourde pour un plaignant qui doit démontrer qu'un terme descriptif a acquis une distinctivité par l’usage. Après avoir examiné toutes les preuves présentées par Hidden Bench, la Cour a estimé qu'elles étaient insuffisantes. Par conséquent, Hidden Bench n'a pas pu prouver l’acquisition de la valeur immatérielle nécessaire pour avoir gain de cause dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque. La demande a donc été rejetée.

Cet arrêt s'inscrit dans la lignée des arrêts relatifs aux exigences élevées pour l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque. Si vous avez l'intention d'enregistrer une indication géographique en tant que marque, veuillez contacter nos conseils. Ils seront ravis de vous conseiller sur les possibilités et de discuter des restrictions qui s'appliquent à l'enregistrement des indications géographiques.

Si vous avez des questions sur la manière dont les droits de propriété industrielle pourraient soutenir votre entreprise de vins ou de spiritueux, contactez nos spécialistes en Droit de la vigne et du vin : agence-bordeaux@novagraaf.com ou visitez notre mini site dédié à la PI des vins et spriritueux.