Marques de couleurs : le rouge Babybel annulé

La société J Sainsbury's, plus connue sous le nom de la chaîne de supermarchés Sainsbury's, a obtenu gain de cause dans une récente demande en nullité déposée auprès de l'UKIPO contre la forme bien connue du fromage Babybel. Claire Jones, de chez Novagraaf UK, nous décrypte le cas et les réflexes à avoir pour les titulaires de marques.

L'enregistrement de la marque, propriété des Fromageries Bel SA, a été effectué en 1996 et portait sur « une couche de cire ronde en 3D de couleur rouge ». L'action en nullité a été introduite au motif que la couleur spécifiée était ambiguë.

Description de la marque : La marque est limitée à la couleur rouge. La marque se compose d'une forme tridimensionnelle et est limitée aux dimensions indiquées ci-dessus.

Après avoir examiné les arguments, le tribunal a rejeté les arguments de Sainsbury au sujet de la forme, mais a accepté les points relatifs à la couleur. Le tribunal a ainsi jugé que la couleur rouge était une caractéristique essentielle de la marque et que la description de la couleur donnée n'était pas suffisante pour fournir une précision ou une clarté pertinente.

Importance des teintes Pantone

Sainsbury's a invoqué un certain nombre de motifs au sein de sa demande en nullité, à savoir :

• La marque porte sur les produits eux-mêmes dans un emballage en cire/plastique rouge sans ornement, comme il est d'usage dans le commerce (article 3.1)a)). Cette disposition a été modifiée en faveur d'une revendication à laquelle la marque ne satisfait pas parce qu'elle n'est pas représentée graphiquement ;
• La marque se compose exclusivement de la forme des produits eux-mêmes et est dépourvue de caractère distinctif [article 3.1)b)] ;
• La marque n'est pas représentée graphiquement (article 3.1)b)) :
• Il est d'usage de conserver le fromage dans un emballage en cire/plastique ;
• Certains fromages néerlandais sont particulièrement associés à cet emballage ;
• Les dimensions utilisées dans la représentation indiquent la quantité de fromage et désignent donc l'espèce, la qualité, la quantité ou l'origine géographique des marchandises [article 3, paragraphe 1, point c)] ;
• La marque est constituée exclusivement d'un signe qui est devenu usuel dans le langage courant ou les pratiques commerciales établies (article 3.1)d)) ;
• La marque consiste exclusivement en une forme qui résulte de la nature même des produits [article 3.2)a)] ;
• La marque consiste exclusivement en une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique [article 3.2)b)] ;
• La marque consiste exclusivement en une forme qui donne une valeur substantielle aux produits [article 3.2)c)].

Lors d'une concertation intervenue entre les parties au cours de l’instance, Sainsbury's a abandonné certaines de ses revendications, mais a tenté par la suite de les rétablir lors de l'audience orale devant le tribunal qui a rejeté ces réclamations, estimant que lorsqu'un motif avait été abandonné, seuls des justes motifs permettraient de les rétablir.

Les Fromageries Bel SA ont déposé des preuves substantielles en réponse, démontrant le succès du produit Babybel au Royaume-Uni depuis 1981 et notamment qu'elles détenaient 23,6% du marché des fromages snacking depuis 2016 ainsi que la vente de plus d'un milliard de produits en 2017. En outre, un nombre important de preuves relatives aux dépenses en marketing et promotion des ventes.

L'Office des marques a alors estimé que les exclusions de forme ne s'appliquaient pas en l’espèce car la marque ne se composait pas exclusivement de la forme des produits - la couleur étant un élément important de la marque. Cependant, l’Office a déclaré que la description de la marque ne permettait pas de déterminer la nuance de rouge et que, par conséquent, la marque n'était pas conforme à la jurisprudence selon laquelle la couleur devait nécessairement inclure une nuance avec un code Pantone.

Le succès de cette invalidation sur la base de la description des couleurs n'est pas une surprise dans la mesure où un manque de clarté et de précision similaire a été constaté dans des décisions antérieures, notamment dans le litige sur la couleur violette de Cadbury où il a été jugé que les couleurs devaient nécessairement faire référence à une teinte Pantone.

Soyez clairs sur vos stratégies

Le raisonnement du conseiller-auditeur était approfondi, mais la décision rappelle à tous les titulaires de marques de couleur, quels que soient leur succès, leur réputation ou leur part de marché, d'examiner tous les enregistrements de marques de couleur et de forme pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes à la jurisprudence actuelle et d'envisager de nouveaux dépôts s'il y a des vulnérabilités potentielles.

Le tribunal a « sanctionné » la manière quelque peu désorganisée dont l'affaire a été traitée par Sainsbury's et n'a accordé que des dépens à hauteur de 200 £, en invoquant un "comportement excessif" dans la manière dont l'affaire a été plaidée et menée. Cela devrait servir de rappel sur l’importance d’être clair sur les stratégies et les sujets avant le dépôt afin de s'assurer que toutes les parties sont au courant du sujet exact qui doit être plaidé.

Le raisonnement qui sous-tend l'action en nullité de Sainsbury n’a pas été révélé. Il est à supposer que la chaîne de supermarchés avait peut-être l'intention de lancer ses propres petits fromages à grignoter cirés et savait alors que l'enregistrement de Babybel serait un obstacle important. Toutefois, compte tenu du niveau élevé de notoriété du produit auprès des consommateurs et du caractère distinctif important qu'il a acquis, nous ne serions pas surpris de voir une nouvelle demande des Fromageries Bel SA avec une description plus claire de la marque et de nouveaux litiges potentiels entre les deux parties à l'avenir.

Claire Jones est Conseil en propriété industrielle marques chez Novagraaf au Royaume-Uni.