Brexit et PI : se préparer aux nouvelles exigences en matière d’obligation d’usage

Récemment nous avons examiné les incidences du Brexit sur les droits de marques et dessins et modèles ainsi que sur les procédures contentieuses en cours à l’expiration la période de transition, soit le 31 décembre prochain. Ici, Vanessa Harrow expose l'impact territorial du Brexit sur l’obligation d’usage concernant les marques de l'Union Européenne (MUE) et les marques clonées au Royaume-Uni.

Comme nous le savons, les MUE et les marques britanniques enregistrées depuis plus de cinq ans, sont soumises à une obligation d'usage. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne à la fin de cette année va modifier les exigences territoriales en matière d’usage de ces marques.

L’exploitation réelle et sérieuse à partir du 1er janvier 2021

À partir du 1er janvier 2021, le marché de référence pour les MUE sera délimité au 27 Etats Membres restants (UE 27), et donc uniquement au Royaume Uni pour les marques britanniques. Ce changement n’aura pas de conséquences rétroactives, ce qui signifie que :

• Pour les MUE enregistrées - l'utilisation au Royaume-Uni avant et jusqu’au 31 décembre 2020 sera pris en compte aux fins d’évaluation de la réalité de l’usage de la MUE à condition qu’il soit sérieux et effectué pendant la période de référence
• De même, pour les enregistrements clonés au Royaume-Uni - l'utilisation dans l'UE 27 avant et jusqu’au 31 décembre 2020 sera également pertinente.

En conséquence, un certain délai de grâce s'appliquera, donnant le temps aux titulaires de marques de s'adapter aux nouvelles étendues territoriales. Néanmoins, il est d’ores et déjà conseillé d’anticiper la question de l’usage et son impact, notamment en envisageant :

• 1. Si les MUE sont utilisées à la fois dans l'UE 27 et au Royaume-Uni : il s’agit de la situation idéale toujours sous réserve que l’usage soit sérieux et effectué dans la période de référence.
• 2. S'il convient d'étendre l’exploitation géographique afin d'éviter la déchéance pour non usage.
• 3. Et, à court terme, comment les nouvelles exigences en matière d'utilisation auront un impact sur les procédures contentieuses : Avant d’engager une action ou lors de la préparation de preuves pour la défense, il conviendra de vérifier l’aspect territorial au cours de la période de référence.

Ces exigences en matière d'utilisation seront également très importantes concernant l’accès au marché britannique en terme de protection de vos droits et de leur usage.

Se préparer à un marché concurrentiel

• Le clonage automatique des droits signifie que le registre britannique deviendra particulièrement encombré, et avec de nombreux enregistrements nationaux sans forcément d’intérêt réel pour leurs propriétaires. Près de 364 000 EUTM ont été enregistrés entre 2017 et 2019 ;
• Au cours de la même période, l'UKIPO en a enregistré un peu plus de 247 000.

Néanmoins, le registre des marques britannique devrait s’équilibrer au fur et à mesure des renouvellements et compte tenu des nouvelles règles en matières d’obligation d’usage au Royaume Uni. Dans cette intervalle, des enquêtes d’usage approfondies sur les droits clonés et une stratégie commerciale pragmatique seront plus importantes que jamais.

Téléchargez notre check list des actions à entreprendre pour un aperçu détaillé des mesures à prendre, ou écoutez notre récent webinaire "Brexit and IP - preparing your trademarks and designs for the end of the transition period" pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

Dans les prochains articles, nous examinerons plus en détail les considérations douanières et les règles en matière d’épuisement des droits de marques Pour vous assurer de recevoir ces mises à jour, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter, à consulter notre mini site dédié ou contacter notre équipe Brexit ci-dessous pour obtenir des conseils et une assistance spécifique.

Vanessa Harrow est juriste en propriété industrielle et responsable du service marques, Novagraaf, Royaume-Uni.