JUB – Le cumul de protection entre brevet national et brevet unitaire une stratégie pour atténuer le risque d’annulation d’un brevet unitaire ?

Le cumul de protection entre un brevet national et un brevet unitaire est désormais possible. Mais cela constitue-t-il une bonne stratégie pour atténuer le risque d’annulation d’un brevet unitaire. Catherine Caspar, Conseil en Propriété Industrielle vous répond.

A l’heure actuelle, l’article L614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que, dans la mesure où un brevet français couvre la même invention qu’un brevet européen délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets à la délivrance du brevet européen.

La loi française [1] telle qu’elle sera modifiée à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB (Juridiction Unifiée des Brevets) prévue le 1er avril 2023, comporte des dispositions analogues visant à prévenir l’existence parallèle d’un brevet français et d’un brevet européen portant sur la même invention lorsque ce brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence de la JUB (« opt-out »).

Toutefois, pour un brevet européen à effet unitaire ou un brevet européen n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence de la JUB, le cumul de protection sera possible avec un brevet français.

Ainsi dans le cas où un déposant choisit pour son brevet européen, soit une protection par la voie classique des validations nationales mais sans dérogation à la compétence de la JUB, soit une protection via l’effet unitaire, un brevet français, issu de la demande prioritaire française, continuera de produire ses effets parallèlement au brevet européen ou respectivement au brevet unitaire.

Comment tirer parti du cumul de protection ?

Si le déposant opte pour une protection par voie de validation en France avec dérogation à la compétence de la JUB, le brevet français ne continuera à produire ses effets en France après la délivrance du brevet européen, que pour les parties non communes, comme c’est le cas actuellement.

Ces nouvelles dispositions sont particulièrement intéressantes au vu du risque inhérent au brevet unitaire (ou au brevet européen ne faisant pas l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la JUB) d’être annulé en une fois pour tous les Etats ayant ratifié l’Accord JUB.

En effet, en tirant partie de cette possibilité de cumul de protection permise avec le brevet national, le titulaire pourra en quelque sorte doubler sa couverture et espérer conserver un ou des brevets nationaux bien que son brevet unitaire ait été annulé par la JUB. Ou au moins rendre la tâche de ses adversaires plus difficile.

Ou sera applicable cette stratégie ?

Cette stratégie sera applicable non seulement pour la France, mais également dans différents Etats comme l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la Suède ou le Danemark autorisant ce cumul de protection entre un brevet national et un brevet unitaire et/ou entre un brevet national et brevet européen sans opt-out. Cette stratégie ne pourra toutefois pas être appliquée dans d’autres Etats tels que l’Italie [2].

Conseils d’expert

Il semble donc possible, si l’importance de l’invention brevetée le justifie, de recommander de doubler le brevet unitaire de brevets nationaux dans certains Etats au moins. Mis à part le cas usuel où la demande prioritaire est une demande nationale, il faudra toutefois envisager ces éventuels dépôts complémentaires suffisamment tôt : soit au moment de l’extension sous priorité de la demande prioritaire, soit au moment des entrées en phases nationales effectuées sur la base d’une demande internationale PCT.

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Catherine Caspar, Conseil en Propriété Industrielle – Brevets, Novagraaf, France

[1] L’ordonnance 2018-341 du 9 mai 2018 modifie l’article L614-13 et introduit un nouvel article L 614-16-3 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité »

[2] Pour une liste complète et les dispositions propres à chaque Etat, voir le site de l’OEB