Protection des slogans en tant que marques : comment et pourquoi ?

Bien que cela ne soit pas impossible, il peut s'avérer difficile d’obtenir la protection d'une marque pour des slogans dans l'Union européenne. Si certains slogans ont été acceptés, la plupart ne remplira probablement pas les conditions requises pour l'enregistrement d'une marque. Que peut-on tirer comme enseignement des slogans qui ont franchi l’étape de l’examen avec succès ?

Les slogans sont des devises, des phrases ou des formules utilisés dans la publicité et pour promouvoir une marque. Généralement utilisés à côté de l'identifiant principal de la marque, par exemple le nom de l'entreprise, ils peuvent aider les entreprises à se construire une identité de marque, mais sont rarement considérés comme suffisamment distinctifs en soi pour être enregistrés comme marque. L'enregistrement est toutefois possible, comme le montrent les marques "JUST DO IT" de Nike et "I'M LOVIN IT" de McDonald's.

Pourquoi enregistrer un slogan en tant que marque

Le bon slogan peut apporter une valeur ajoutée significative à une marque. Les entreprises souhaitent naturellement protéger cette valeur, ainsi que les efforts et les ressources de marketing impliqués dans sa création. Toutefois, pour obtenir la protection d'un slogan à titre de marque, les conditions classiques d'enregistrement d'une marque doivent encore être remplies, à savoir :

• être disponible pour l'enregistrement dans la classe choisie, c'est-à-dire que le même slogan ou un slogan similaire ne doit pas avoir déjà été enregistré dans la classe ou sur le même territoire pour le même groupe de services ou un groupe similaire
• ne pas être trop "descriptif" : si la marque est trop descriptive des produits ou services ou de l'une de leurs caractéristiques, l'office des marques s'y opposera probablement ;
• être "distinctif" : plus l’expression utilisée est distinctive, plus il est probable que la marque sera protégée par le registre concerné.

C'est cette dernière exigence qui peut souvent constituer le plus grand obstacle pour les propriétaires de marques qui cherchent à faire enregistrer leurs slogans en tant que marques. L’EUIPO est particulièrement stricte en ce qui concerne la protection des slogans en tant que marque, et ces marques doivent avant tout être distinctives. En d'autres termes, les expressions courantes et élogieuses ont peu de chances d'être enregistrées dans l'UE.

Facilement mémorisable

Il a été jugé précédemment que les slogans, par leur nature même, n'étaient pas suffisamment distinctifs pour remplir la fonction des marques. Cependant, la bataille menée par Audi pendant sept ans pour faire enregistrer son slogan "Vorsprung durch Technik" ("l'avantage par la technologie") à l'EUIPO a marqué un changement de point de vue. Dans son arrêt de 2010, la Cour de justice de l'UE (CJUE) a estimé qu'un slogan publicitaire peut avoir le caractère distinctif nécessaire pour constituer une marque, s'il est considéré comme étant davantage qu'un simple slogan publicitaire. La CJUE a également indiqué que si le slogan est facilement mémorisable, imaginatif, surprenant, inattendu ou s'il s'agit d'un jeu de mots, il aura le caractère distinctif nécessaire pour être considéré comme une marque.

Caractère distinctif acquis

Le slogan "HAVE A BREAK" de Kit Kat a également surmonté l'obstacle de la non-distinctivité, mais dans ce cas-ci, il était dû à son utilisation de longue date. Dans cette instance, la CJUE a confirmé que l'utilisation du slogan en conjonction avec la marque enregistrée "KIT KAT" est possible si la marque a acquis son propre caractère distinctif, par l'usage. En réponse, Nestlé a déposé des preuves substantielles démontrant le caractère distinctif du slogan, car l'utilisation du slogan publicitaire remonte aux années 1950.

Ainsi, une bonne campagne publicitaire démontrant un usage substantiel sur plusieurs années aidera à surmonter l'obstacle d'un slogan par ailleurs descriptif et non distinctif, si la marque a acquis un caractère distinctif. Toutefois, de courtes campagnes de marketing intenses pendant plusieurs mois ne suffiront probablement pas à le prouver.

Concevoir des slogans en tenant compte des marques

Un slogan promotionnel peut également être considéré comme une marque enregistrable dans l'UE s'il indique une origine commerciale. Nous recommandons d'opter pour des phrases uniques, distinctives et accrocheuses, faciles à distinguer, afin de permettre aux consommateurs d'identifier la source des produits ou services.

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