Recherche d'antériorité vs. Étude de liberté d'exploitation : Deux outils clés en stratégie PI

La recherche d'antériorité et la liberté d'exploitation sont deux études PI aux objectifs distincts, menées à différents moments de l'innovation. Cet article clarifie leurs différences, leur importance et le bon moment pour les réaliser.

Souvent confondues et pourtant bien différentes, la recherche d'antériorité et la liberté d'exploitation sont deux étapes importantes dans la stratégie de propriété intellectuelle accompagnant le lancement d’un nouveau produit, service ou procédé. 

Ces deux types d’études de propriété intellectuelle visent des objectifs distincts et sont réalisées à des moments différents du processus d'innovation. Cet article vise à clarifier les différences entre ces deux études, à souligner leur importance respective et à identifier le moment opportun pour les réaliser. 

Recherche d'antériorité et liberté d'exploitation : des objectifs distincts

La recherche d'antériorité est effectuée du point de vue de l'inventeur ou du déposant potentiel d'un brevet. Son objectif principal est de déterminer si une invention est nouvelle et implique une activité inventive, deux critères essentiels pour obtenir un brevet. Cette recherche se concentre sur l'identification de toutes divulgations antérieures (essentiellement des brevets et demandes de brevets mais aussi parfois des articles scientifiques, des conférences, des manuels, etc.) qui pourrait remettre en question la nouveauté ou l'inventivité de l'invention en question. 

L'étude de liberté d'exploitation, également appelée "Freedom to Operate" (FTO) en anglais, est réalisée du point de vue d'un acteur économique souhaitant commercialiser un produit ou utiliser un procédé. Son objectif est de déterminer si cette exploitation peut être effectuée sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les brevets et demandes de brevet en vigueur. Cette étude se concentre donc sur les droits actifs, c’est-à-dire les brevets de moins de vingt ans pour lesquels les taxes annuelles ont été payées et les demandes de brevet en cours d’examen, qui pourraient être enfreints par la mise sur le marché ou l'utilisation de la technologie en question.

Recherche d'antériorité et liberté d'exploitation : des méthodologies spécifiques

L’expert(e) en charge d’une recherche d’antériorité va réaliser une recherche dans les bases de données brevet, sans limitation dans le temps ni en termes de langues ou de pays, puisque la nouveauté telle qu’évaluée par les offices de brevet est une nouveauté absolue ne prenant pas en compte de tels critères. Lors de l’analyse, chaque document est considéré dans son intégralité c’est-à-dire les revendications mais surtout la description et les dessins. 

Ainsi un document publié en coréen il y a trente ans peut détruire la nouveauté ou l’activité inventive 

A l’opposé, dans le cadre d’une étude de liberté d’exploitation, seuls les brevets et demandes de brevet en vigueur dans les pays pertinents sont pris en compte. Un document états-unien n’a ainsi aucune portée juridique en Europe et ne sera donc pas considérée si le périmètre de l’étude est limité à l’Europe. Lors de l’analyse, l’expert(e) en charge de l’étude se concentre sur les revendications indépendantes, la description et les dessins servant seulement à les interpréter correctement.  

Ainsi, des documents identifiés durant une recherche d’antériorité peuvent rarement être réutilisés pour une étude de liberté d’exploitation et si c’est le cas, doivent être réétudiés dans cette optique.

Recherche d'antériorité et liberté d'exploitation : deux étapes clés pour une stratégie IP globale

La réalisation d'une recherche d'antériorité est cruciale pour plusieurs raisons : 

• Elle permet d'évaluer les chances d'obtenir un brevet pour une invention donnée. 
• Elle aide à identifier les caractéristiques les plus innovantes de l'invention, ce qui permet d’orienter la rédaction de la demande de brevet. 
• Elle peut révéler des solutions techniques existantes, inspirant potentiellement des améliorations ou des alternatives à l'invention initiale. 
• Elle permet enfin d'éviter des dépenses inutiles liées au dépôt et à la poursuite d'une demande de brevet pour une invention non brevetable. 

La réalisation d'une étude de liberté d'exploitation est tout aussi essentielle mais pour des raisons différentes : 

• Elle permet d'identifier les risques potentiels de contrefaçon avant le lancement d'un produit ou l'utilisation d'un procédé. 
• Elle aide à prendre des décisions éclairées en matière de développement de produits et de stratégie commerciale. 
• Elle peut révéler des opportunités de licence ou de partenariat avec des détenteurs de brevets. 
• Elle permet d'éviter des litiges coûteux et des dommages potentiels à la réputation de l'entreprise. 

Recherche d'antériorité et liberté d'exploitation interviennent à différents moments de l'innovation

S’il est possible de réaliser une recherche d’antériorité en parallèle d’une étude de liberté d’exploitation, le meilleur moment pour réaliser chaque étude n’est souvent pas le même.

Le moment idéal pour effectuer une recherche d'antériorité est généralement au début du processus d'innovation, dès qu'une invention potentielle est identifiée et avant d'investir des ressources significatives dans son développement ou sa commercialisation. Plus précisément : 

• Avant le dépôt d'une demande de brevet, pour évaluer les chances de succès. 
• Avant d'engager des dépenses importantes en R&D, pour s'assurer que l'effort d'innovation est bien orienté. 
• Avant de solliciter des partenaires externes. 
• Périodiquement au cours du processus de développement, pour tenir compte des nouvelles publications qui pourraient affecter la brevetabilité. 
• Dans tous les cas avant de la dévoiler publiquement. 

L'étude de liberté d'exploitation est généralement réalisée à des stades plus avancés du développement d'un produit ou d'un procédé, mais idéalement avant son lancement commercial.  

Les moments clés incluent : 

• Au moment où les caractéristiques principales du produit ou procédé sont « figées ». 
• Avant d'engager des investissements importants dans la production ou la commercialisation. 
• Avant d'entrer sur un nouveau marché géographique. 
• Périodiquement tout au long du cycle de vie du produit, pour tenir compte des nouveaux brevets publiés. 
• Lors de la considération d'une acquisition ou d'une fusion, pour évaluer la liberté d'exploitation des technologies de l'entreprise cible. 

Conclusion 

Bien que distinctes dans leurs objectifs et leurs perspectives, la recherche d'antériorité et l'étude de liberté d'exploitation sont toutes deux des outils essentiels dans la gestion stratégique de la propriété intellectuelle. La recherche d'antériorité aide à déterminer si une invention peut être protégée par un brevet, tandis que l'étude de liberté d'exploitation évalue si un produit ou un procédé peut être exploité sans enfreindre les droits existants.

Stéphane Roux, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire en brevets européens, Novagraaf, France