Brexit et PI: préparez-vous pour la fin de la période de transition

Le 31 décembre, la période de transition du Brexit prendra fin et le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union Européenne (UE). Vanessa Harrow examine en détail les implications pour les droits de marques et des dessins et modèles couvrant l’UE, y compris les procédures contentieuses en cours.

Bien qu'il subsiste une grande incertitude quant à l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'UE, une chose est claire : il y aura une continuité des droits de propriété intellectuelle (PI) à l’expiration de la période de transition.

Les marques de l’UE et les dessins et modèles communautaires enregistrés au 31 décembre seront automatiquement clonés pour créer des enregistrements nationaux équivalents au Royaume-Uni.

Les titulaires de droits de PI non enregistrés à la période de transition, disposeront d’un délai de 9 mois pour en solliciter la conversion en droit national britannique équivalent auprès de l’office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO).

 Une fois déposées, ces demandes de conversion seront examinées et publiées selon le droit national britannique. Ces nouveaux droits sont créés au Royaume-Uni pour assurer la continuité de la protection des droits de PI de l’UE non enregistrés.

Mesures que les titulaires de droits de PI doivent prendre

A l'approche de la fin de l'année, il est important de s'assurer que les titulaires de droits de PI ont une compréhension claire de leur portefeuille et des mesures à prendre après le 31 décembre.

En particulier, la date limite de conversion des droits de PI non encore enregistrés est fixée au 30 septembre 2021 et, bien que ce délai soit bien anticipé, les titulaires de droits de PI doivent être avisés dès que possible sur les conditions de leur conversion. Il est notamment conseillé d'examiner :

• S’il est possible de finaliser l'enregistrement des demandes de droit de PI en cours avant la fin de l'année pour bénéficier du clonage automatique ?
• S’il est pertinent de déposer une demande distincte au Royaume-Uni dès maintenant, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible d'achever l'enregistrement ?
• S’il est opportun de refuser le clonage automatique au Royaume Uni, par exemple si le fait de posséder un droit national britannique contreviendrait à un accord existant ?

Téléchargez notre guide relatif aux actions à mener « Brexit » pour un aperçu détaillé des mesures à prendre, ou suivez notre récent webinaire "Brexit et PI – Préparer vos marques et vos dessins ou modèles pour la fin de la période de transition" pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

Gestion des procédures contentieuses

À l'avenir, les droits de l'UE ne pourront plus être invoqués dans le cadre d'une procédure contentieuse devant l’Office Britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) et, de même, les droits au Royaume-Uni ne pourront plus être invoqués devant l’EUIPO. Mais qu'en est-il des procédures contentieuses qui sont actuellement en cours ? L'impact dépend de l'action en question. Voici quelques exemples :

• Les procédures initiées auprès l’EUIPO fondées exclusivement sur les droits britanniques devraient être suspendues vers la fin de l'année (probablement vers Noël) et seront ensuite rejetées à l'issue de la période de transition. 
• À l'inverse, les actions initiées auprès de l'UKIPO et fondées exclusivement sur des droits de l'UE devraient se poursuivre.  Le droit servant de fondement à l’action deviendra le nouveau droit cloné au Royaume Uni et cette mise à jour devrait être automatique (sous réserve de la conversion des droits de l'UE en cours de dépôt).

Veuillez noter que lorsqu'une demande de conversion est déposée au Royaume-Uni, elle sera indépendante de la demande de droits de l'UE dont elle découle. Ainsi, dans le cadre d’une opposition déposée contre une demande de marque de l’UE, l’opposant devra également déposer une opposition contre la demande de conversion de cette marque auprès de l’UKIPO si le Royaume-Uni est un pays d’intérêt.

La situation est légèrement différente s'il y a une action en annulation en cours contre un droit de PI de l’UE enregistré.

• Si, à la fin de la période de transition, un tel droit enregistré fait l'objet d'une procédure en annulation, le sort du droit britannique automatiquement cloné dépendra de l’issue de la procédure. Si le droit de PI est finalement annulé à la suite de cette action, le droit cloné britannique sera également annulé. 
• Toutefois, cette annulation ne sera pas automatique et le demandeur à l’action en annulation (ou un tiers) devra notifier la décision auprès de l’UKIPO en sollicitant l’application au droit cloné britannique.

Au regard de ce qui précède, quelques conseils pratiques sont à prendre en considération :

• Tout d'abord, en fonction l'action concernée et de la qualité des parties (demandeurs ou défendeurs à l’action) ; il conviendra d’apprécier s’il est plus opportun de poursuivre des négociations pour tenter un arrangement amiable, ou de mettre un terme à la procédure en cours ou encore de la poursuivre.
• En ce qui concerne plus particulièrement le marché britannique, il est également important de mettre en place une surveillance efficace des nouvelles demandes de marques, potentiellement conflictuelles, afin de pour pouvoir éventuellement s’y opposer. Pour en savoir plus sur les stratégies de surveillance des marques.

Veuillez également noter que l’UKIPO procède à un examen des demandes de marques en vérifiant les droits antérieurs existants. En effet, l’UKIPO transmet des avis de citation des demandes de marques similaires aux titulaires de droits britanniques antérieurs. A l’expiration de la période de transition, les droits de PI de l’UE enregistrés seront clonés en droits nationaux britanniques et, par conséquent, il y aura une augmentation des avis de citation envoyés aux titulaires de droits antérieurs. Par conséquent, il est conseillé de solliciter la publication de l’enregistrement des demandes de marques britanniques avant la fin de l'année, afin de limiter le nombre de notifications aux seuls titulaires de droits britanniques.

Dans les prochains articles, nous examinerons plus en détail les implications sur la gestion des portefeuilles de PI, les exigences en matière d’usage de marque, les problématiques douanières et l'épuisement des droits. Pour vous assurer de recevoir ces mises à jour, veuillez-vous inscrire à notre newsletter ou contacter notre équipe Brexit ci-dessous pour obtenir des conseils et une assistance spécifique.

Vanessa Harrow est Conseil en Propriété Intellectuelle et Directrice du service Marques, Novagraaf, Royaume-Uni.