De l'importance croissante de détenir un nom de domaine : Ouverture de la procédure d'opposition

Chers titulaires de droits soyez vigilants dans la protection et la défense de votre marque, notamment sur Internet.  Quoi de neuf sur la procédure administrative ?

S’il est acquis par la jurisprudence, conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (ancien), qu’un nom de domaine exploité pouvait constituer une antériorité opposable à une marque (cf. décision du Tribunal de grande instance du Mans du 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet), ce principe est dorénavant amplement confirmé et facilité par le législateur.

En effet, en présence d’un droit sur nom de domaine susceptible d’être opposable à une marque postérieure à celui-ci, seule une action contentieuse judiciaire était ouverte au titulaire du droit.

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, publiée au JO du 14 novembre 2019, transposant en droit interne la directive « Paquet marques » de 2015, consacre à l’article L712-4 le principe selon lequel « une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France [..]: 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».

Le titulaire d’un nom de domaine peut donc sous certaines conditions opposer son droit à l’enregistrement d’une demande de marque française, permettant ainsi d’accéder à une procédure rapide (6 mois) et relativement peu coûteuse (400 €).

Après de nombreuses discussions, il s’agit d’une véritable consécration du nom de domaine comme fondement dans le cadre d’une procédure administrative.

Avec une hausse des réservations des noms de domaine en .fr de 3,7% et en ultramarins de 5,5% en 2019 (cf. chiffres issus du Rapport annuel 2019 de l’Afnic : « Responsabilité, performance, résilience »), les noms de domaine sont en pleine expansion et la période de pandémie que nous traversons ne fait que favoriser cette augmentation.

Cela implique pour les titulaires de droits d’être particulièrement vigilants dans la protection et la défense de leur marque, notamment sur Internet et de prendre les mesures nécessaires afin de :   

• Auditer le portefeuille de nom de domaine (et déterminer les noms de domaine opposables) ;
• Exploiter les noms de domaine inactifs (afin qu’ils soient opposables) ;
• Surveiller les enregistrements de nom de domaine effectuées par les tiers ;
• Mettre à jour la titularité des noms de domaine pour être opposable.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à tm.fr@novagraaf.com.

Colombe Dougnac, Conseil en Propriété Industrielle, Marques, Dessins et Modèles, Novagaaf France, Bordeaux.