« F**KING AWESOME » : Absence de distinctivité d’une marque promotionnelle

Une promotion enthousiasmante des produits, peut-être, une fonction de garantie d’origine de marque, non…
Il est difficile d’obtenir une protection à titre de marque sur une expression véhiculant un message promotionnel et, en l’espèce, le caractère vulgaire du signe « F**KING AWESOME » n’a pas permis de rehausser le caractère distinctif de la marque demandée à l’enregistrement.

Les raisons du refus de la marque « F**KING AWESOME »

L’examinateur de l’EUIPO a émis, en 2020, un refus provisoire à l’enregistrement contre la désignation de l’Union européenne de la marque internationale « F**KING AWESOME » de la société américaine FA World Entertainment Inc.

Etant précisé que ladite marque couvre notamment des articles de lunetterie en classe 9, des sacs en classe 18, des articles d’habillement en classe 25 et des articles liés aux skateboards en classe 28, l’examinateur de l’EUIPO a estimé que le signe demandé à l’enregistrement est dépourvu de caractère distinctif et se trouve être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (article 7, sous b) et f), du règlement 2017/1001), avant de confirmer le refus en 2021.

Si la Chambre des recours de l’EUIPO a contredit l’examinateur en estimant que le signe « F**KING AWESOME » n’est ni offensant ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, malgré son message quelque peu vulgaire, l’absence de distinctivité a pour autant été confirmée.

C’est dans ce contexte qu’intervient un récent arrêt du Tribunal de l’Union européenne T-178/22 du 15/03/2023 qui nous donne l’occasion aujourd’hui de conduire un point sur la difficile protection des marques exclusivement à message promotionnel.

Quelle compréhension de la marque « F**KING AWESOME » ?

De façon classique, le TUE confirme la possibilité de baser l’examen de la demande de marque sur une partie anglophone du public de l’UE et il est considéré que le signe « F**KING AWESOME » sera perçu par ledit public en référence à quelque chose qui est excellent ou exceptionnel.

Dès lors pour le TUE, une partie significative du public pertinent percevra la demande de marque comme un message promotionnel indiquant la qualité extraordinaire des produits, ce message étant déduit de la combinaison des deux mots composant le signe, sans qu’aucun élément inhabituel n’intervienne dans la syntaxe. L’argument du titulaire selon lequel différents sens pourraient exister pour l’expression en cause, notamment avec une connotation tant positive que négative, n’a pas été retenu.

Aucun argument retenu au secours de la distinctivité

L’absence de caractère distinctif du signe « F**KING AWESOME » a été confirmée par le TUE qui contredit les arguments du titulaire notamment en ce que :

• Le fait que des caractéristiques précises des produits ne soient pas mises en avant dans le message promotionnel du signe n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif ;
• La demande de marque ne contient aucun élément qui lui permettrait, au-delà de la fonction promotionnelle, de déclencher un processus cognitif et de distinguer les produits du titulaire de ceux d’un autre concurrent. Il est précisé que la présence du terme « F**KING », dont la connotation est quelque peu vulgaire, ne constitue pas de combinaison inhabituelle ou originale (ce critère de l’originalité, qui est davantage l’apanage du Droit d’auteur, intervient pour préciser que l’expression en cause est très connue dans le langage informel, notamment pour un public lié aux skateboards) ;
• La prise en compte du mode d’apposition de la demande de marque sur les produits (cf. l’arrêt #darferdas ? C-541/18 de la CJUE du 12/09/2019) ne permet pas de déduire que l’apposition du signe « F**KING AWESOME » sur une étiquette, cousue à l’intérieur des produits d’habillement, permettrait au public de percevoir ce signe sous un sens modifié et comme une indication d’origine ;
• L’enregistrement de la marque « F**KING AWESOME » aux Etats-Unis ne peut pas lier le régime des marques de l’UE qui est autonome.

Déposer un slogan ou une expression à titre de marque, est-ce possible ?

Il peut être tentant pour les opérateurs économiques de déposer à titre de marque des expressions ou slogans véhiculant un message favorable au sujet de leurs produits et services mais une telle protection n’est pas facile à acquérir, ce d’autant que l’arrêt T-178/22 du TUE n’est pas isolé.

Dernièrement, le TUE a également confirmé l’absence de distinctivité du signe « Sustainability through Quality » pour différents produits ou services en classes 7, 9, 16 et 42, notamment en ce que l’expression précitée ferait référence au message promotionnel élogieux de la durabilité et de la qualité de produits, sans nécessiter aucun effort d’interprétation et sans déclencher aucun processus cognitif auprès du public concerné (arrêt T-253/22 du 01/02/2023).

Comme le rappellent ces arrêts, un message promotionnel n’est pas ipso facto impropre à constituer une marque mais, pour être enregistrée, une expression comprenant un message élogieux des produits ou services doit déclencher une analyse intellectuelle de la part du public, notamment en présentant une caractéristique inhabituelle, fantaisiste, surprenante ou inattendue qui la rendrait aisément mémorisable.

En témoigne par exemple l’arrêt du TUE T-3/21 du 06/10/2021 qui confirme, suite à une décision de l’EUIPO sur une action en nullité et à une décision de la Chambre des recours, que la marque de l’UE « UNSTOPPABLE » n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour des produits en classes 5 (compléments alimentaires, etc.) et 32 (boissons sans alcool, notamment pour sportifs), indépendamment d’un éventuel caractère élogieux de la demande de marque, en ce que ce terme « UNSTOPPABLE » nécessite un effort d’interprétation pour le public qui doit dépasser la contradiction intrinsèque existante dans la mesure où la qualité d’être « impossible à arrêter » ne peut être attribuée, de manière réaliste, aux produits en cause.

Il est à noter dans ce dernier cas, que la marque de l’UE « UNSTOPPABLE » n’a pas non plus été jugée descriptive par le TUE en ce que son signe ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause, pour décrire une de leurs caractéristiques.

L’INPI, au niveau français, suit une analyse semblable et a par exemple confirmé le 06/10/2021 un refus à l’enregistrement de la désignation française de marque internationale « BEAUTIFULLY TECHNICAL » en classes 24 et 25 dont la signification (« magnifiquement technique ») sera appréhendée par le consommateur comme un message laudatif de nature promotionnelle sur la très bonne qualité des produits, inapte à distinguer l’origine des produits et comme présentant un lien direct et concret avec les produits en cause.

Vous souhaitez protéger un signe à message promotionnel à titre de marque ? Il convient de veiller à ce que votre projet déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation auprès du consommateur, pour limiter les risques de refus de votre dépôt de marque.

Par ailleurs, plus l’effort d’analyse intellectuelle du consommateur sera important, plus vous pourrez également tenter de défendre le périmètre de protection de votre marque (après enregistrement), qui est restreint en cas de faible distinctivité.

N’hésitez pas à venir cogiter avec votre Conseil de Novagraaf, pour vérifier si votre projet déclenche une analyse intellectuelle suffisante.

Pierre Coppin, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France